1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.
2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;
4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;
5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
7) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1496 настоящего Кодекса.Положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). (Подпункт 7 дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.
4. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
Комментарий к статье 1512 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемый подпараграф регламентирует прекращение исключительного права на товарный знак. Открывает данный подпараграф статья, определяющая основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку установлен в следующей статье. Ранее такое регулирование содержалось в одной ст. 28 "Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку" Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).
В пункте 1 комментируемой статьи раскрыто содержание оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и определены последствия признания недействительным предоставления такой правовой охраны: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (принятие такого решения предусмотрено п. 2 ст. 1499 комментируемого параграфа, к которой и сделана отсылка) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (при этом сделана отсылка к ст. ст. 1477 и 1481 комментируемого параграфа, предусматривающим соответственно такое право и его удостоверение свидетельством на товарный знак) (ч. 1);
признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатента, о регистрации товарного знака (ч. 2).
Упомянутая выше ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках таких положений не предусматривала, содержащееся в этих положениях регулирование лишь подразумевались.
Положения п. 2 комментируемой статьи определяют закрытый перечень оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Подобный перечень устанавливался в п. 1 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках. Так, в данном пункте указывалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных ст. 6 и п. 3 ст. 7 данного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований п. п. 1 и 2 ст. 7 данного Закона;
2) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 2 данного Закона;
3) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией;
4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.
Законом 2014 г. N 35-ФЗ подп. 6 п. 2 комментируемой статьи изложен полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного подпункта предусматривалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. В новой редакции подпункта говорится о действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признанных в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.
В пункте 63 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному в подп. 6 п. 2 комментируемой статьи, судам предписано иметь в виду, в частности, следующее:
в силу части 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;
исходя из ч. 3 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции", применяемой с учетом ст. 1513 комментируемого параграфа, заинтересованным лицом (т.е. лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку);
такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений ч. 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции";
Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку;
решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения;
также надлежит учитывать, что суд на основании положений ст. 10 части первой ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.
Законом 2014 г. N 35-ФЗ также в п. 2 комментируемой статьи введен подп. 7, предусматривающий, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований п. 3 ст. 1496 комментируемого параграфа, т.е. в случае, когда заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями и они не сообщили в Роспатент о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака.
Часть 2 п. 7 комментируемой статьи предписывает при применении положений подп. 1 - 3 данного пункта учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, подача которого предусмотрена положениями ст. 1513 комментируемого параграфа. Данная часть введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания.
В пункте 3 комментируемой статьи воспроизведены с отдельными изменениями положения п. 2 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках об основаниях и порядке оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в России. Предоставление такой правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак. Условием признания предоставления такой правовой охраны недействительным являются обстоятельства предоставления такой правовой охраны с нарушением требований п. 1 ст. 1508 комментируемого параграфа, т.е. признаков, при наличии которых товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение были признаны общеизвестным в России товарным знаком.
Пункт 4 комментируемой статьи указывает на возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны на территории РФ товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами РФ. В рамках такой регламентации установлено лишь то, что при этом учитываются те же основания, которые предусмотрены в п. 2 данной статьи для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны в соответствии с комментируемым параграфом. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. О соответствующих международных договорах РФ см. комментарий к ст. 1479.
Другой комментарий к статье 1512 ГК РФ
1. Комментируемая статья устанавливает случаи, когда правовая охрана, предоставленная товарному знаку, может быть оспорена и признана недействительной ab ovo, с самого начала, т.е. с момента возникновения.
В отличие от этого ст. 1514 ГК РФ предусматривает случаи досрочного прекращения правовой охраны товарного знака на будущее время.
2. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи указывается, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что оспаривается, во-первых, решение о государственной регистрации товарного знака и, во-вторых, основанное на этой регистрации исключительное право на товарный знак. Оба эти объекта неразрывно связаны друг с другом и оспариваются они всегда вместе.
3. Абзац 2 п. 1 предусматривает, что если правовая охрана товарного знака признана недействительной, то это влечет отмену решения Роспатента о регистрации товарного знака. Следовательно, и исключительное право на товарный знак тем самым отменяется, признается несуществующим и несуществовавшим.
4. Именно так сформулирована сфера действия (гипотеза) комментируемой статьи.
Определив таким образом сферу действия комментируемой статьи, законодатель совершил очень серьезную ошибку: забыл о том, что в России правовая охрана товарным знакам во многих случаях (около 10 тыс. регистраций ежегодно!) предоставляется не на основе государственной регистрации товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков, ведущемся в Роспатенте (г. Москва), а на основе международной регистрации товарных знаков в Международном бюро ВОИС (г. Женева, Швейцария).
Хотя в соответствии со ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению "с даты [международной] регистрации. в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно", сомнительно, чтобы в силу этой нормы на товарные знаки, зарегистрированные в России по международной процедуре, распространялись нормы ст. 1512 ГК РФ.
Фактически основания оспаривания и признания недействительными товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров Российской Федерации, наше законодательство не предусматривает. Это, однако, не исключает возможности применения ст. 1512 ГК РФ по аналогии.
5. В пункте 2 комментируемой статьи перечислены шесть оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Одно дополнительное основание, применимое к общеизвестному товарному знаку, указано в п. 3 данной статьи.
Перечень этих оснований следует считать исчерпывающим.
6. В подпунктах 1, 2, 6 п. 2 и в п. 3 комментируемой статьи устанавливается, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным "полностью или частично".
Следует считать, что в тех случаях, когда предоставление правовой охраны оспаривалось полностью, оно может быть признано недействительным лишь частично.
Частичное признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку может относиться либо к перечню товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак (этот перечень сокращается), либо к содержанию зарегистрированного обозначения (из него исключаются отдельные элементы, как охраняемые, так, возможно, и неохраняемые).
Как вытекает из нормы, содержащейся в абз. 2 п. 1, признание предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным влечет отмену первоначального решения Роспатента и принятие нового решения о регистрации товарного знака.
Напротив, если предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным полностью, то первоначальное решение Роспатента отменяется без вынесения нового решения.
7. В подп. 2 п. 2 указан случай, когда предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным "в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене".
Установленный пятилетний срок имеет значение для оспаривания - подача возражения должна произойти в этот срок, а не для признания недействительности. Последнее может иметь место по истечении этого срока.
8. В отличие от указанного пятилетнего срока, в который должно быть подано возражение в соответствии с подп. 2 п. 2, во всех остальных случаях, указанных в других подпунктах п. 2 и в п. 3, оспаривание может быть осуществлено "в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак".
Это положение очень важное. Оно означает, что если имели место какие-либо нарушения при предоставлении правовой охраны товарному знаку, то срок исковой давности по защите прав, затронутых этими нарушениями, в течение действия исключительного права на товарный знак не течет, ибо это - длящиеся нарушения, они послужили основой для возникновения исключительного права, которое продолжает действовать.
9. Буквальное прочтение нормы о том, что оспаривание возможно "в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак", неизбежно приводит к выводу о том, что после прекращения действия исключительного права на товарный знак никакое оспаривание уже невозможно.
Между тем и после прекращения исключительного права на товарный знак у третьих лиц может иметься законный интерес осуществить такое оспаривание и добиться признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Следует полагать, что такое оспаривание возможно на основе ныне действующего законодательства, несмотря на отмеченные выше нечеткости в формулировках.
Таким образом, выражение "в течение всего срока действия исключительного права" может иметь своей целью обеспечить возможность оспаривания именно в течение "всего" этого срока, не ограничивая при этом возможность оспаривания за пределами этого срока.
10. Подпункт 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливает возможность оспаривания предоставления правовой охраны, если при этом не были соблюдены нормы, содержащиеся в пунктах 1 - 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ (см. комментарий к ст. 1483 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что если обозначение приобрело различительную способность (последний абзац п. 1 ст. 1483 ГК РФ) не на дату приоритета заявки, а позже, то предоставление правовой охраны должно быть признано недействительным.
Согласие третьих лиц на регистрацию товарного знака или на включение в него отдельных элементов (п. 2, 4, 9 ст. 1483 ГК РФ) может быть получено правообладателем после подачи заявки, но его действие должно распространяться на день приоритета заявки. В противном случае предоставление правовой охраны товарному знаку должно признаваться недействительным.
11. Подпункт 2 п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что правовая охрана товарного знака признается недействительной, если товарный знак не соответствует требованиям, содержащимся в п. 6 и 7 ст. 1483 ГК РФ (см. комментарий к этой статье).
12. Подпункт 3 п. 2 предусматривает, что правовая охрана должна быть признана полностью недействительной, если не были соблюдены требования, указанные в ст. 1478 ГК РФ. А требования, содержащиеся в этой статье, очень простые: обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Поэтому юридически точная сфера применения комментируемой нормы такова: правовая охрана товарного знака аннулируется, если на дату регистрации владелец товарного знака не являлся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Если же это произошло после даты регистрации товарного знака, то эта норма не применяется, а подлежит применению подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Более того, комментируемая норма не подлежит применению, если указанные обстоятельства имели место до даты регистрации товарного знака.
13. Подпункт 4 п. 2 комментируемой статьи относится к ситуации, когда установлено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на те товары, которые являются неоднородными по сравнению с товарами, для идентификации которых предназначен общеизвестный товарный знак (п. 3 ст. 1508 ГК РФ). Если в этой ситуации какое-либо третье лицо получило регистрацию товарного знака для этих "неоднородных" товаров с более поздним приоритетом, чем дата признания общеизвестности товарного знака в России, то товарный знак этого третьего лица может быть оспорен и аннулирован.
Из этой нормы - a contrario - следует, что если какое-либо третье лицо получило регистрацию товарного знака, идентичного общеизвестному знаку, для товаров, не однородных с теми, для идентификации которых предназначен общеизвестный товарный знак, с более ранним приоритетом, чем дата признания общеизвестности товарного знака в России, то этот знак третьего лица не может быть оспорен и аннулирован, несмотря на то, что он ассоциируется у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.
14. Подпункт 5 п. 2 комментируемой статьи относится к оспариванию того товарного знака, владельцем которого является агент или представитель лица, которое, в свою очередь, является обладателем исключительного права [на этот же товарный знак] в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, причем в сложившейся ситуации требования указанной Конвенции нарушены.
Для того чтобы понять смысл этой нормы, приходится обратиться к тексту Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., участницей которой является Российская Федерация.
Статья 6.septies этой Конвенции содержит следующие нормы:
"Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран [Парижского] союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах [Парижского союза], владелец имеет право. потребовать ее аннулирования. если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие".
Таким образом, в данном случае оспаривается и аннулируется правовая охрана товарного знака, владелец которого является (или являлся) агентом или представителем другого лица, а это другое лицо является владельцем того же товарного знака, охраняемого в другой стране (или в других странах), участвующей в Парижской конвенции, причем агент или представитель незаконно зарегистрировал товарный знак своего доверителя.
15. Подпункт 6 п. 2 комментируемой статьи устанавливает возможность оспаривания и аннулирования права на товарный знак, если "связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией".
Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию представляет собой один из самых неясных и запутанных случаев.
Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) проявляется в действиях по реализации, осуществлению гражданского права.
Недобросовестная конкуренция представляет собой действия хозяйствующих субъектов на товарных рынках.
Осуществление заявителем (и в дальнейшем - правообладателем) действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, по самому своему определению не является осуществлением действий, в которых может проявляться злоупотребление правом, или актом недобросовестной конкуренции: заявитель, регистрируя товарный знак, действует "в своем праве".
Если злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции будут признаны действия владельца права на товарный знак, которые совершены после регистрации товарного знака, то эти действия не дают правовых оснований для признания недействительным самого предоставления права на товарный знак.
16. В пункте 3 комментируемой статьи содержится одно дополнительное основание оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестного товарного знака.
Это основание - несоблюдение требований, содержащихся в пункте 1 ст. 1508 ГК РФ.
В пункте 1 ст. 1508 ГК РФ речь идет о двух таких требованиях:
- в абзаце 1 установлены признаки общеизвестного товарного знака. Отсутствие каких-либо из этих признаков и может явиться основанием аннулирования правовой охраны;
- в абзаце 2 предусматривается, что обозначение не может быть признано общеизвестным товарным знаком при наличии принадлежащего другому лицу аналогичного или сходного до степени смешения товарного знака для однородных товаров, имеющего более ранний приоритет. Наличие такого товарного знака также может явиться основанием для аннулирования правовой охраны.