1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.В случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения. (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
2. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3. До принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 настоящего Кодекса, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца второго пункта 1 настоящей статьи с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
4. Решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с:
1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 настоящего Кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
2) государственной регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;
3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;
4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Комментарий к статье 1499 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье регламентировано проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение "экспертиза заявленного обозначения"), - второго этапа экспертизы заявки на товарный знак, следующего за этапом формальной экспертизы заявки. Первоначальная редакция данной статьи воспроизводила с отдельными изменениями положения ст. 12 "Экспертиза заявленного обозначения" Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).
Законом 2014 г. N 35-ФЗ в комментируемую статью внесен ряд изменений, в том числе:
содержащийся в части 2 п. 1 комментируемой статьи перечень требований, на соответствие которым в ходе проведения экспертизы проверяется заявленное обозначение, дополнен указанием на требования положений подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов) и п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 комментируемого параграфа;
в п. 1 комментируемой статьи включена часть 3, предусматривающая при поступлении обращения в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1493 комментируемого параграфа необходимость учета при проведении экспертизы заявленного обозначения содержащихся в обращении доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. ст. 1477 и 1483 данного параграфа. Упомянутая часть 3 п. 1 ст. 1493 комментируемого параграфа содержит нововведение того же Закона 2014 г. N 35-ФЗ о праве любого лица в период после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. ст. 1477 и 1483 данного параграфа;
пункт 2 комментируемой статьи дополнен положениями, устанавливающими, что в соответствии с международными договорами РФ по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории РФ;
в п. 3 комментируемой статьи уточнено, что соответствующее уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения установленным требованиям подлежит направлению не до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, а до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с п. 2 ст. 1497 комментируемого параграфа.
Упомянутые выше положения ст. 12 Закона 1992 г. о товарных знаках детализированы в п. 14 "Экспертиза заявленного обозначения" Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.), которым наряду с прочим предусмотрено следующее.
Задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения установленным требованиям и установление приоритета товарного знака. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.
Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется: проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы; проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); установление приоритета товарного знака; проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации.
В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается: возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ; правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ. При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.
Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).
При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена, в порядке их изложения при подаче заявки.
В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной заявке должно быть установлено следующее: товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак; товары и услуги, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.
При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Как упоминалось выше (см. комментарий к ст. 1483), Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. N 170 утверждены Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190 - Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 197 - Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198 - Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.
Приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39 утверждены Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений <1>, в которых освещены следующие вопросы: особенности экспертизы заявленных обозначений, содержащих или представляющих собой: описательные элементы; фамилии; географические названия; обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида; буквы и/или цифры; объемные, звуковые обозначения и обозначения движущегося изображения; флаги, гербы и т.д.; признание элементов обозначений неохраняемыми; особенности экспертизы заявленных обозначений: ложных или способных ввести в заблуждение; противоречащих принципам морали; внесение дополнений, уточнений и исправлений в материалы заявки.
--------------------------------
<1> СПС.
Другой комментарий к статье 1499 ГК РФ
1. Как следует из абзаца 1 п. 1, экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, проводится после принятия к рассмотрению заявки, прошедшей формальную экспертизу.
2. В абзаце 2 п. 1 определяются цель и объем экспертизы заявленного обозначения.
Цель: проверить соответствие заявки некоторым требованиям к товарным знакам, предъявляемым законом, а также установить приоритет заявленного товарного знака.
Объем экспертизы: проверить, соответствует ли заявленное обозначение требованиям, содержащимся в ст. 1477 ГК РФ и в п. 1 - 7 ст. 1483 ГК РФ.
См. тексты указанных статей и комментарий к ним.
Нормы, касающиеся объема экспертизы, сформулированы как императивные. Это означает, что экспертиза не вправе выносить решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, ссылаясь на положения других статей ГК РФ.
Вместе с тем следует полагать, что если в процессе экспертизы заявленного обозначения будет обнаружено, что указанное обозначение не соответствует другим нормам ГК РФ, например нормам, содержащимся в пунктах 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ, то на это обстоятельство может быть обращено внимание заявителя.
3. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи по результатам экспертизы Роспатент выносит решение либо о государственной регистрации товарного знака, либо об отказе в его регистрации.
Поскольку никаких сроков принятия этих решений не установлено, заявителю приходится проявлять терпение. При наличии споров Роспатент обязан доказать, что решение было принято им в "разумный срок".
Хотя в данной статье не упоминается о том, что копия вынесенного решения направляется заявителю опять же в "разумный срок", такая обязанность, следует считать, возлагается на Роспатент.
4. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи до принятия (окончательного) решения по результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент имеет право (но не обязан!) направить заявителю письменное уведомление, содержащее результаты экспертизы, и предложить представить свои доводы по поводу приведенных в этом уведомлении мотивов (возможного решения).
Если заявитель в течение шести месяцев со дня направления ему указанного уведомления представит свои доводы, касающиеся мотивов, содержащихся в уведомлении (следует читать - "в проекте решения"), то они должны быть учтены экспертизой. Это, конечно, не означает, что экспертиза согласится с этими доводами: экспертиза должна лишь "выслушать заявителя".
Направление указанного уведомления (проекта решения) дает экспертизе право отложить на полгода вынесение решения. Никаких иных прав и обязанностей сторон оно не создает; в связи с этим п. 3 вызывает недоумение.
5. В пункте 4 указаны случаи, когда Роспатент имеет право (и даже обязан) пересмотреть свое решение о государственной регистрации товарного знака.
Такой пересмотр возможен после принятия такого решения вплоть до регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ).
Пересмотр принятого решения (т.е. его полная или частичная отмена) имеет место в следующих случаях:
1) обнаружено, что на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, предназначенное для тех же или однородных товаров, поступила заявка от того же или от другого заявителя, имеющая более ранний приоритет;
2) обнаружено, что осуществлена государственная регистрация наименования места происхождения товара, которое тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком (см. п. 7 ст. 1483 ГК РФ);
3) выявлена другая заявка или другая уже произведенная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного данному товарному знаку, касающаяся тех же перечней товаров, если эта другая заявка или другая регистрация имеют тот же самый или более ранний приоритет (см. п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Следует полагать, что эта норма применяется и к тем обозначениям, которые сходны до степени смешения, а также к тем объектам, которые регистрируются для однородных товаров;
4) Выявлено, что произведенное изменение заявителя (т.е. преемство, см. п. 3 ст. 1497 ГК РФ) может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (см. также п. 2 ст. 1488 ГК РФ и комментарий к нему).
Во всех этих случаях решение о государственной регистрации товарного знака должно быть пересмотрено независимо от того, когда именно имели место указанные события - после вынесения пересматриваемого решения или еще до того, как решение было вынесено. В первом случае решение должно быть пересмотрено в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, а во втором случае - в связи с недочетами при проведении экспертизы.