1. Экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).
2. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.
3. Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака (статья 1503) или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
4. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.На дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака, распространяются правила пункта 2 настоящей статьи.
Комментарий к статье 1497 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье закреплены общие положения об экспертизе заявки на товарный знак (п. 1), а также регламентировано внесение изменений в документы заявки (п. п. 2 - 4). Данная статья в первоначальной редакции с отдельными изменениями воспроизводила положения п. п. 1 - 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).
Пункт 1 комментируемой статьи, посвященный экспертизе заявки на товарный знак, устанавливает, что такую экспертизу проводит федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатент (ч. 1), а также определяет этапы проведения такой экспертизы - это формальная экспертиза и экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение "заявленное обозначение"). Формальной экспертизе посвящена следующая статья, а экспертизе заявленного обозначения - статья, следующая за этой статьей.
В части 1 п. 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность представления заявителем в период проведения экспертизы заявки на товарный знак до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. В силу ч. 2 данного пункта такие дополнительные материалы не могут содержать перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменять заявленное обозначение товарного знака, в противном случае дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. В то же время при этом допускается оформление заявителем дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки.
Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. Указание на решение об отказе в его государственной регистрации включено в данный пункт Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках уточняющего изменения.
Эти положения, которые ранее содержались в п. п. 2 и 3 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках, детализированы в разд. 6 "Внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки" Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.), которым наряду с прочим установлено следующее:
дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующего письменного заявления. В приложениях 2 и 3 к данным Правилам приведены соответственно образец заявления о внесении изменения(-й) в наименование и/или адрес заявителя и образец заявления об исправлении ошибки (ошибок);
в случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель подает в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о внесении записи об изменении заявителя. В приложении 4 к данным Правилам приведен образец заявления о внесении записи об изменении заявителя;
в том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный заявителем и его правопреемником. В приложении 5 к данным Правилам приведен образец документа о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака.
Часть 1 п. 4 комментируемой статьи предусматривает возможность запроса Роспатентом в период проведения экспертизы заявки на товарный знак у заявителя дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно. Соответственно этим положениям, которые ранее содержались в п. 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках, в п. 14.5 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.) установлено, что основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:
а) необходимость представления различных видов объемного обозначения и/или его описания, если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности объемного обозначения;
б) необходимость представления документов, указанных в п. 2.12 и в подп. 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 данных Правил;
в) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и услуг, указанного в выделенной заявке, требованиям п. 3.4 данных Правил;
г) необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления документа о доплате пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг, не относящихся к этим классам;
д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг.
Там же предусмотрено, что вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.
Положениями ч. 2 п. 4 комментируемой статьи регламентировано представление заявителем дополнительных материалов по запросу Роспатента: дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса Роспатентом. Эти положения приведены в редакции изменений, внесенных Законом 2014 г. N 35-ФЗ. В прежней (первоначальной) редакции данной части устанавливалось, что дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя (а не трех месяцев со дня направления запроса), при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса Роспатента (а не двух месяцев со дня направления запроса).
В части 2 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что по ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на шесть месяцев. Следует подчеркнуть, что в отличие от п. 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках комментируемая статья возможность продления такого срока при условии подтверждения уважительных причин его несоблюдения не предусматривает.
На случай, когда заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, в ч. 2 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что заявка признается отозванной на основании решения Роспатента.
Часть 3 п. 4 комментируемой статьи распространяет на дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака, правила п. 2 данной статьи. Речь идет о том, что такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению, но они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.
Другой комментарий к статье 1497 ГК РФ
1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи устанавливается, что экспертиза заявки на товарный знак производится Роспатентом.
Фактически экспертизу заявки на товарный знак осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), входящий в систему учреждений, подчиненных Роспатенту.
Возможность "делегирования" Роспатентом своих правомочий другому органу, по нашему мнению, должна быть закреплена законом.
2. В абзаце 2 п. 1 указывается, что экспертиза заявки на товарный знак состоит из двух этапов:
1) формальная экспертиза заявки на товарный знак и
2) экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).
Таким образом, объектом экспертизы на первом этапе является заявка в целом, а на втором этапе - заявленное обозначение.
3. Роспатент не только имеет право проводить экспертизу, но и обязан это делать в соответствии с законом.
4. Пункт 2 комментируемой статьи содержит нормы, в основном аналогичные тем, которые включены в п. 1 ст. 1378 ГК РФ в отношении патентных заявок.
В абзаце 1 п. 2 закреплено право заявителя в любое время после подачи заявки, вплоть до принятия по ней решения, вносить изменения в материалы заявки; указанные материалы могут дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки.
Под решением по заявке имеется в виду решение, указанное в п. 4 ст. 1499 ГК РФ.
5. В абзаце 2 п. 2 предусмотрены два случая, когда дополнительные материалы, представленные заявителем, "не принимаются к рассмотрению" (следует полагать, что здесь имеется в виду, что они не включаются в заявку). Их можно назвать "новые материалы".
Во-первых, если в них дополняется, расширяется указанный в заявке перечень товаров. Очевидно, что указанный перечень товаров, однако, может уточняться или сокращаться.
Во-вторых, если в заявленное обозначение вносятся изменения, существенно его изменяющие.
Следует считать, что для определения "существенных изменений" применимы те же критерии, которые используются для признания товарных знаков (или - обозначений) сходными до степени смешения (см. п. 16 комментария к ст. 1483 ГК РФ).
Необходимо учитывать, что как включение новых элементов, так и исключение из заявленного обозначения охраняемых элементов может повлечь существенное изменение заявленного обозначения.
Такие не включаемые в заявку дополнительные материалы могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.
6. Пункт 3 комментируемой статьи содержит норму, аналогичную той, которая предусмотрена в п. 2 ст. 1378 ГК РФ для патентных заявок.
Пункт 3 устанавливает, что в документы заявки могут быть внесены любые изменения, относящиеся к заявителю, а также исправления ошибок.
Под изменениями, относящимися к заявителю, имеются в виду изменения наименования юридического лица или имени гражданина, а также изменения, касающиеся перехода права на поданную заявку, в том числе по договору об отчуждении этого права. Все подобные изменения могут быть внесены в заявку вплоть до государственной регистрации товарного знака. Очевидно, что последний возможный срок их подачи - дата сдачи документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).
7. Пункт 4 комментируемой статьи относится к тем случаям, когда Роспатент в ходе проведения экспертизы запрашивает у заявителя дополнительные материалы.
В абзаце 1 п. 4 закреплено право Роспатента запросить у заявителя дополнительные материалы, "без которых проведение экспертизы невозможно".
На эти выделенные слова необходимо обратить особое внимание: Роспатент вправе запрашивать у заявителя дополнительные материалы только в тех случаях, когда без них "проведение экспертизы невозможно". В случае спора именно Роспатент должен представлять доказательства того, что запрошенные материалы обладают указанным свойством.
8. В абзаце 2 п. 4 указаны те действия, которые заявитель обязан предпринять, получив запрос на представление этих дополнительных материалов. Заявитель должен:
1) либо в течение двух месяцев с даты получения им запроса представить запрошенные материалы;
2) либо - если в запросе Роспатента содержались ссылки на какие-либо документы, не доступные заявителю, - в течение одного месяца со дня получения им запроса Роспатента запросить у Роспатента копии этих материалов. Пропуск этого срока исключает возможность запроса копий указанных материалов;
3) либо в течение двух месяцев со дня получения им запроса Роспатента представить в Роспатент ходатайство о продлении установленного для ответа срока - максимально на срок шесть месяцев (со дня истечения двухмесячного срока для ответа).
Если заявитель не совершит указанных действий, то Роспатент выносит решение о признании заявки отозванной: заявка утрачивает правовую силу, не считается поданной, поступившей в Роспатент.
9. Абзац 3 п. 4 комментируемой статьи устанавливает правило: если в ответе заявителя на запрос Роспатента содержатся "новые материалы" (см. п. 5 комментария к данной статье), то они не принимаются к рассмотрению, т.е. не включаются в заявку.