1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 8 декабря 2011 года N 422-ФЗ.
2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Комментарий к статье 1486 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемая статья предусматривает последствия неиспользования товарного знака. Ранее соответствующая регламентация содержалась в положениях п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках, но они претерпели изменения, о чем подробнее сказано ниже.
В рамках определения таких последствий в ч. 1 п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ) предусматривалось, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Эти положения воспроизведены в п. 1 комментируемой статьи с уточнением о том, что речь идет о тех товарах или их части, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Согласно разъяснению, данному в п. 2.4 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.
Пункт 1 комментируемой статьи, воспроизводя соответствующие положения ч. 1 п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках, также регламентирует процедуру досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: досрочное прекращение правовой охраны по такому основанию осуществляется в судебном порядке; рассмотрение соответствующих дел отнесено к подведомственности арбитражных судов; правом на обращение в арбитражный суд обладает любое заинтересованное лицо; соответствующее заявление подается по истечении трех лет после регистрации товарного знака при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В прежней (первоначальной) редакции п. 1 комментируемой статьи (как и в ч. 1 п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках) предусматривалось, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежит подаче в палату по патентным спорам, а не в арбитражный суд. Изменение внесено Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. N 422-ФЗ <1> в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам. Этим же Законом внесены изменения в АПК РФ, в результате которых дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам, который рассматривает их в качестве суда первой инстанции. Постановлением Пленума ВАС России от 8 октября 2012 г. N 59 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" <2> даны разъяснения в связи с вопросами, возникающими в связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2011 г. N 422-ФЗ.
--------------------------------
<1> www.pravo.gov.ru. 2011. 8 декабря.
<2> ВВАС РФ. 2012. N 12.
В информационном письме Роспатента от 20 мая 2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" <1> изложены сохраняющие свою практическую значимость рекомендации, которые могут быть учтены при определении заинтересованности лица, имеющего право на обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Как отмечено в данном письме, из п. 1 комментируемой статьи следует, что факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность использования данного товарного знака его правообладателем; возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.
--------------------------------
<1> Патенты и лицензии. 2009. N 6.
В положениях п. 2 комментируемой статьи определено, какие виды использования товарного знака признаются использованием товарного знака для целей данной статьи, т.е. в каких случаях не может идти речь о неиспользовании товарного знака. В частности, это использование товарного знака правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 комментируемого параграфа, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 данного параграфа (т.е. для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в местах по перечню, определенному в указанном пункте), за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака (до внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения говорилось о таком изменении, которое не влияет на различительную способность товарного знака) и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Ранее в части 3 п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках содержалась гораздо менее детальная регламентация. Так, было определено лишь то, что для целей данного пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
Пункт 3 комментируемой статьи, воспроизводя с терминологическими изменениями соответствующие положения ч. ч. 2 и 4 п. 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках, возлагает бремя доказывания использования товарного знака на правообладателя (ч. 1), а также предусматривает, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. В Постановлении Президиума ВАС России от 17 сентября 2013 г. N 5793/13 по делу N А40-53262/2012-19-370 <1> рассмотрена ситуация, когда в нарушение требования ч. 1 п. 3 комментируемой статьи суды со ссылкой на отсутствие в деле доказательств неиспользования спорного обозначения отказали истцу в удовлетворении его требования, фактически возложив на него бремя доказывания факта неиспользования правообладателем товарного знака.
--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 2013. N 12.
В пункте 4 комментируемой статьи определено последствие прекращения правовой охраны товарного знака - это прекращение исключительного права на этот товарный знак. Данный пункт дублирует более общее положение п. 4 ст. 1514 комментируемого параграфа, устанавливающее, что прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Подпункт 3 п. 1 указанной ст. 1514 предусматривает, что правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии с комментируемой статьей решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. В пункте 3 ст. 22 Закона 1992 г. о товарных знаках не содержалось положение, которое вошло в п. 4 комментируемой статьи, но в п. 1 ст. 29 данного Закона указывалось на соответствующее основание прекращения правовой охраны товарного знака.
Другой комментарий к статье 1486 ГК РФ
1. Комментируемая статья предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования.
Общая норма, на которой базируется данная статья, может быть сформулирована следующим образом:
"Владелец товарного знака обязан использовать товарный знак. Если товарный знак не используется в течение трех лет, то его правовая охрана досрочно прекращается в случае поступления соответствующего заявления (ходатайства) заинтересованного лица".
К сожалению, эта норма прямо в ГК РФ не сформулирована, хотя ст. 1486 ГК РФ именно из нее и исходит. Впрочем, п. 1 комментируемой статьи вообще изложен весьма неудачно.
2. В соответствии со смыслом нормы, закрепленной в этом пункте, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием подается в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.
О палате по патентным спорам см. п. 3 ст. 1248 ГК РФ и п. 3 комментария к ст. 1248 ГК РФ.
Понятие "заинтересованного лица" не поясняется. Следует считать, что в данном случае им может быть юридическое лицо или гражданин-предприниматель, права или интересы которого затрагивает оспариваемый товарный знак.
3. В заявлении должно содержаться ходатайство о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что товарный знак не используется.
4. На основе такого заявления правовая охрана товарного знака должна быть прекращена, если будет установлено, что товарный знак не использовался в течение трех лет после его государственной регистрации или после окончания его использования. Любое использование товарного знака прерывает этот срок.
Под "государственной регистрацией" имеется в виду регистрация товарного знака как национальным регистрирующим органом России, так и международным регистрирующим органом (на основе международных договоров России).
5. Имеется, однако, еще одно дополнительное условие для того, чтобы на основе поступившего заявления правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена: заявление должно поступить в палату по патентным спорам по истечении указанного трехлетнего периода неиспользования, причем на дату, предшествующую поступлению заявления, товарный знак продолжает не использоваться.
См. также п. 16 комментария к данной статье.
6. Пункт 2 комментируемой статьи определяет понятие "использования" товарного знака, которое подлежит применению при рассмотрении поступившего заявления, т.е. "использованию" в смысле ст. 1486 ГК РФ.
Это "использование" по своему объему не совпадает с тем использованием товарного знака, которое составляет содержание исключительного права на использование. Кроме того, это "использование" должно осуществляться определенным лицом.
Любое иное использование не считается "использованием" в смысле ст. 1486 ГК РФ и ведет к прекращению правовой охраны товарного знака.
7. При определении объема (содержания) "использования", имеющего значение в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, комментируемая статья отсылает к п. 2 ст. 1484 ГК РФ: по общему правилу лишь то использование, которое указано в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, считается использованием товарного знака по ст. 1486 ГК РФ, исключающим досрочное прекращение его правовой охраны.
Следует обратить внимание на то, что учитываются узкие и конкретные понятия использования, содержащиеся в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а не широкие и абстрактные понятия использования, содержащиеся в п. 1 ст. 1484 (а равно и в ст. 1229) ГК РФ. Нельзя не отметить, что такое решение (а оно является правильным) свидетельствует о несостоятельности концепции "безбрежного" исключительного права, что не может не учитывать практика (см. также п. 4 комментария к ст. 1229 ГК РФ).
8. Таким образом, поскольку в соответствии с абз. 1 п. 3 комментируемой статьи установлено, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, правообладатель должен доказать, что использованный товарный знак был способом, который указан хотя бы в одном подпункте п. 2 ст. 1484 ГК РФ.
9. Кроме того, правообладатель должен дополнительно доказать, что осуществлявшееся использование товарного знака было "непосредственно связано с введением товара в гражданский оборот".
Действия, указанные в подп. 2 - 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, следует считать всегда "непосредственно связанными с введением товара в гражданский оборот": эти действия всегда становятся известны третьим лицам (покупателям, потребителям), они свидетельствуют о намерении пустить товары, маркированные товарным знаком, в гражданский оборот, даже если фактически товары еще не находятся в гражданском обороте.
Отметим, что для признания товарного знака использованным закон не требует фактического нахождения товаров в гражданском обороте.
Однако некоторые действия, указанные в подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно - производство товаров с товарным знаком, их хранение и транспортировка (перевозка), не должны считаться "непосредственно связанными с введением товаров в гражданский оборот", поскольку они не становятся известны третьим лицам.
10. Последняя часть фразы, содержащейся в п. 2 комментируемой статьи, связана с началом этой фразы. Соответствующая норма читается следующим образом:
"Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается. также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющих на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку".
Анализ этой нормы приводит к выводу, что речь здесь идет об использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.
Никакого иного смысла эта норма не имеет.
Вместе с тем нельзя не отметить нечеткость этой нормы: в частности, невозможно понять, как и почему изменение отдельных элементов товарного знака может ограничить предоставленную ему охрану.
В целом рассматриваемая норма, в соответствии с которой использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признается использование товарного знака, соответствует общей концепции исключительного права на товарный знак: последнее дает исключительное право правообладателю использовать такое сходное обозначение, а также право запрещать другим лицам такое использование (см. п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
11. В пункте 2 решен также вопрос о том, кто именно, какой субъект должен использовать товарный знак для того, чтобы такое использование было учтено и чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена в связи с его неиспользованием.
Комментируемая норма называет трех таких субъектов: 1) правообладатель; 2) лицензиат; 3) другое лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя.
Использование товарного знака другими лицами (например, правонарушителем) не должно учитываться.
12. Правообладателем должно считаться лицо, которое является или являлось владельцем товарного знака хотя бы часть того трехлетнего периода, в течение которого должно иметь место использование товарного знака.
Лицензиатом считается лицо, которое имеет договор с правообладателем, зарегистрированный надлежащим образом. Только с момента такой регистрации использование товарного знака лицензиатом имеет правовое значение.
Однако если использование осуществлялось будущим лицензиатом в тот период времени, когда Роспатент должен был зарегистрировать лицензионный договор, но не сделал этого, то такое использование должно считаться использованием, осуществляемым лицензиатом.
Под "другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя" следует понимать лицо, которое использует товар, маркированный товарным знаком, после того, как исключительное право на товарный знак считается исчерпанным (ст. 1487 ГК РФ).
Но под это понятие "других лиц", подпадают и некоторые иные лица.
В споре, касающемся комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB", зарегистрированного для ликеров, владелец товарного знака (фирма Чехии) изготовлял продукцию (ликер "Бехеровка"), маркированную товарным знаком, на территории Чехии и продавал ее на территории Чехии покупателям, в частности оптовому покупателю.
Оптовый покупатель ввозил эту готовую продукцию на территорию России и продавал в России (перепродавал), не видоизменяя упаковку и маркировку ликера. Никаких правонарушений при этом оптовый покупатель не совершал.
Президиум ВАС РФ отклонил заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака на территории России в связи с неиспользованием товарного знака, указав, что в данном случае фирма Чехии "сама использовала на территории России свой товарный знак" (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 г. N 1164/04 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8. С. 62).
Следует полагать, что в данном случае использование товарного знака осуществляло "другое лицо", находящееся "под контролем правообладателя".
13. Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 3 комментируемой статьи, возлагает бремя доказывания фактов использования товарного знака на правообладателя.
Следует считать, что он имеет право требовать от своего правопредшественника и лицензиата сообщить ему такие факты.
Податель заявления не обязан представлять доказательств того, что товарный знак не использовался.
14. В соответствии с нормой, содержащейся в абз. 2 п. 3, палата по патентным спорам при рассмотрении заявления о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Данная норма предусматривает право палаты по патентным спорам оценить такие доказательства и либо согласиться с правообладателем, либо отвергнуть его доводы.
Неиспользование товарного знака вследствие того, что налоговая инспекция арестовала все счета организации, что впоследствии было признано незаконным, является извинительным доводом для неиспользования. Напротив, если правообладатель выдал исключительную лицензию лицензиату, который взял на себя обязательство использовать товарный знак, но не использовал его, то такое неиспользование не должно считаться извинительным доводом для неиспользования.
15. В пункте 4 комментируемой статьи устанавливается, что прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение действия исключительного права на товарный знак.
Это прекращение действует с даты подачи соответствующего заявления (а не с даты регистрации!).
16. Из пункта 1 комментируемой статьи вытекает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно также и в отношении лишь части товаров, а именно в отношении той части товаров, для которых товарный знак не использовался. В этих случаях правовая охрана товарного знака сохраняет свою силу в отношении тех товаров, для которых товарный знак использовался.
Таким образом, возможно частичное прекращение правовой охраны товарного знака; в этих случаях правовая охрана будет продолжать действовать в более узких рамках.