1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.
2. Переход исключительного права по договору об отчуждении патента, предоставление права использования секретного изобретения по лицензионному договору подлежат государственной регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1366 и пунктом 1 статьи 1368 настоящего Кодекса.
4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется.
5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего Кодекса, а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.
6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.
Комментарий к статье 1405 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемая статья определяет особенности исключительного права на секретное изобретение. В первоначальной редакции данной статьи (за исключением п. 6) были воспроизведены положения ст. 30.6 Патентного закона 1992 г.
В рамках такой регламентации п. 1 комментируемой статьи устанавливает необходимость при использовании секретного изобретения и распоряжении исключительным правом на секретное изобретение соблюдать законодательство о государственной тайне. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 1401), прежде всего, это означает, что участвующие в указанных процедурах юридические лица должны иметь лицензию на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности, а физические лица - иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме.
Положения п. 2 комментируемой статьи определяют особенности государственной регистрации перехода исключительного права по договору об отчуждении патента, предоставления права использования секретного изобретения по лицензионному договору: государственная регистрация осуществляется в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатенте.
Данный пункт изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции пункта говорилось об особенностях такой государственной регистрации договора об отчуждении патента, а также лицензионного договора на использование секретного изобретения. Изменения внесены соответственно изменениям, внесенным тем же Законом в общие положения ст. 1232 комментируемой части о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (см. комментарий к указанной статье).
Пункт 3 комментируемой статьи запрещает в отношении секретного изобретения публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно положениями п. 1 ст. 1366 и п. 1 ст. 1368 комментируемой главы. Следует подчеркнуть, что рассматриваемые запреты сформулированы как абсолютные, т.е. как не допускающие осуществление указанных процедур и в том случае, если соответствующий договор будет заключен с лицом, имеющим право работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
В пункте 4 комментируемой статьи исключена возможность предоставления в отношении секретного изобретения принудительной лицензии, предусмотренной ст. 1362 комментируемой главы. Следует подчеркнуть, что принудительная лицензия не может быть предоставлена и в том случае, если претендующее на получение такой лицензии лицо имеет право работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
С учетом того, что согласно п. 2 ст. 1402 комментируемой главы сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в Государственном реестре изобретений РФ не публикуются, п. 5 комментируемой статьи применительно к исключительному праву обладателя патента на секретное изобретение дополняет предусмотренный ст. 1359 комментируемой главы перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение, такими действиями, как использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.
При этом на случаи рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение предусмотрено, что это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор. Исключением является ситуация наличия права преждепользования, которое предусмотрено ст. 1361 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье).
В пункте 6 комментируемой статьи установлен запрет обращения взыскания на исключительное право на секретное изобретение. Патентный закон 1992 г. такого запрета не содержал. Аналогично сказанному выше следует подчеркнуть, что рассматриваемый запрет сформулирован как абсолютный, т.е. как не допускающий обращения взыскания на исключительное право на секретное изобретение и в том случае, если это исключительное право перейдет к лицу, имеющему право работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
Другой комментарий к статье 1405 ГК РФ
1. Комментируемая статья - одна из ключевых и в то же время одна из самых противоречивых статей в сфере правовой охраны и использования секретных изобретений.
Законодатель, думается, ошибочно применил в отношении секретных изобретений конструкцию исключительного права, которое является основой легальной монополии патентообладателя на несекретное (обычное) изобретение. Снова для России избран свой особый путь, поскольку в мировой практике такие законодательные решения отсутствуют.
В тех государствах, законодательства которых предусматривают выдачу секретных патентов, их действие фактически приостанавливается на период засекречивания секретного изобретения. Обладатель секретного патента практически лишен права распоряжения своим секретным изобретением.
Как указано, например, в ст. 7 вышеупомянутого Закона Дании о секретных патентах от 27 января 1960 г. N 18, права, вытекающие из секретных патентов, не могут быть переданы третьим лицам на основании договора или посредством другого правового акта без разрешения министра обороны.
Смысл выдачи секретного патента заключается в его преобразовании в обычный патент после рассекречивания изобретения. Плата за засекречивание изобретения - денежная компенсация обладателю секретного патента. Такие компенсационные меры в пользу правообладателей широко распространены в мировой патентной практике (см., например, параграф 183 Патентного закона США).
Однако норма о компенсации за засекречивание не включена в ГК РФ, а взамен был избран, на мой взгляд, сомнительный путь введения "рынка" секретных изобретений.
2. Пункт 1 комментируемой статьи распространяет действия положений законодательства о государственной тайне на отношения по использованию секретного изобретения и по распоряжению исключительным правом.
Комментируемая норма, по сути, выхолащивает содержание традиционного исключительного права, так как правомочия патентообладателя по использованию и распоряжению (позитивная функция исключительного права) и по запрету третьим лицам использовать запатентованные изобретения (негативная функция исключительного права) могут быть реализованы только с разрешения органов государственной власти, в распоряжении которых находятся секретные изобретения.
Она переводит исключительное право на изобретение из сферы частного права в сферу публичного права с неизбежной при этом трансформацией его содержания.
О таком выводе недвусмысленно свидетельствуют, в частности, положения ст. 16 и 17 Закона о государственной тайне, в которых регламентированы, соответственно, взаимные передачи сведений, составляющих государственную тайну, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, и передача сведений, составляющих государственную тайну, в связи с выполнением совместных и других работ.
Указанные виды распоряжения сведениями, составляющими государственную тайну (в том числе, естественно, и секретными изобретениями), осуществляется только с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.
Поэтому право, вытекающее из секретного изобретения, нельзя признать исключительным даже условно. Скорее всего, это квазиисключительное право, являющееся функцией фактической монополии, основанное на системе защиты государственной тайны.
3. Норма о необходимости соблюдения законодательства о государственной тайне при использовании секретного изобретения и распоряжении исключительным правом на секретное изобретение имеет важные практические последствия для патентообладателей.
Отсутствие в ГК РФ нормы о денежной компенсации за засекречивание изобретения не лишает патентообладателя возможности воспользоваться нормой ст. 10 Закона о государственной тайне, согласно которой материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых в договоре между органом государственной власти, в распоряжение которого переходит эта информация, и ее собственником.
Представляется вполне логичным применение указанной нормы по крайней мере в тех случаях, когда патентообладатель не извлекает прибыли от использования или распоряжения своим секретным изобретением, в частности не заключает лицензионные договоры на использование секретного изобретения.
4. В пункте 2 комментируемой статьи предусматривается, что договор об отчуждении патента, а также лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежат регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
По сравнению с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 2 ст. 30.6 Патентного закона РФ) комментируемый пункт дополнен договором об отчуждении патента (ранее - договор уступки патента), однако лишился нормы о том, что без указанной регистрации соответствующий договор (ранее - лицензионный договор) считается недействительным.
Следует полагать, что и в настоящее время договор об отчуждении патента и лицензионный договор без их регистрации должны считаться недействительными, поскольку аналогичное правило предусмотрено по таким договорам в отношении несекретных изобретений.
Представляется весьма сомнительным правомочие федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (даже теоретически) регистрировать в отсутствие правопреемников уполномоченных органов договоры об отчуждении и лицензионные договоры на использование запатентованного секретного изобретения, особенно такой степени секретности, как "особой важности" или "совершенно секретно".
Указанное правомочие противоречит положениям ст. 19 Закона о государственной тайне, о защите сведений, составляющих государственную тайну, при изменении функций субъектов правоотношений.
Так, органы государственной власти, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций или прекращения работ с использованием таких сведений обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну (т.е. секретные заявки и патенты), в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику органа государственной власти;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
Следовательно, регистрация договоров (об отчуждении и лицензионных) в рамках федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, при отсутствии правопреемников уполномоченных органов, возможна только по соответствующему указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
5. Фактическая монополия, основанная на системе защиты государственной тайны, по своему определению не должна допускать каких-либо действий по раскрытию секретных изобретений.
Поэтому вполне логичной выглядит норма п. 3 комментируемой статьи, согласно которой не допускается публичное предложение заключить договор об отчуждении патента (см. комментарий к п. 1 ст. 1366 ГК РФ) и заявление об открытой лицензии на изобретение (см. комментарий к п. 1 ст. 1368 ГК РФ) как изъятие из общего режима правового регулирования, поскольку продекларированное законодателем исключительное право на секретное изобретение может действовать только в режиме засекреченности.
6. Сказанное выше действительно также в отношении изъятия института принудительной лицензии (см. комментарий к ст. 1362 ГК РФ) в отношении запатентованного секретного изобретения, предусмотренного п. 4 комментируемой статьи, поскольку режим засекречивания не совместим с открытым публичным характером института принудительного лицензирования.
7. Декларативный характер исключительного права на секретное изобретение предопределил содержание п. 5 комментируемой статьи, который посвящен особенностям нарушения исключительного права на секретное изобретение.
Установлено, что не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные ст. 1359 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье), а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.
Особенно искусственной выглядит конструкция исключительного права на секретное изобретение в свете отсылки к ст. 1359 ГК РФ, в которой приведен перечень изъятий из действия исключительного права на обычное изобретение. Например, выходят за рамки разумного восприятия положения об использовании секретного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд либо о разовом изготовлении в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием секретного изобретения.
Законом установлена презумпция невиновности в нарушении патента на секретное изобретение лица, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение, т.е., по общему правилу, не имело доступа к секретному изобретению.
Следовательно, исходя из смысла комментируемого пункта, до момента рассекречивания изобретения контрафакторами (т.е. нарушителями патента) могут признаваться только те лица, которые имели доступ к секретному изобретению и без разрешения патентообладателя его использовали, как это предусмотрено законом (см. комментарии к ст. 1229 и 1358 ГК РФ).
Кроме того, следует иметь в виду, что основным видом ограничений прав обладателей секретных изобретений объективно являются акты органов государственной власти, в распоряжении которых по смыслу Закона о государственной тайне находятся сведения, составляющие государственную тайну, в том числе секретные изобретения.
После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение указанное лицо должно прекратить использование запатентованного изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ).
Относительно указанной нормы целесообразно высказать ряд замечаний. Во-первых, законодателем не предусмотрен механизм рассекречивания изобретений. По общему правилу, рассекречивание изобретения сопровождается преобразованием его в обычный патент, как это предусмотрено в законодательствах государств с развитым правопорядком. Во-вторых, без преобразования патента на секретное изобретение в обычный патент теряет смысл "уведомление указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение". Вполне очевидно, что нельзя уведомлять о несуществующем факте, во всяком случае до даты выдачи обычного патента.
8. Действие исключительного права на секретное изобретение обусловлено уплатой годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Такой вывод вытекает из Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права использования наименования мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (СЗ РФ. 1993. N 34. Ст. 3182). Подпункт "л" пункта 1 указанного Положения устанавливает, что за патентование изобретений, в том числе секретных (изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну), взимаются патентные пошлины, включая пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение.
Отсутствие денежной компенсации за засекречивание изобретения и обязанность уплачивать патентные пошлины за поддержание в силе патента на секретное изобретение ставят патентообладателя в невыгодное финансовое положение.
9. В пункте 6 комментируемой статьи установлено новое, по сравнению со ст. 30.6 ранее действовавшего Патентного закона РФ, правило, согласно которому обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.
Комментируемая норма, имеющая явно выраженный императивный характер, исключает возможность заключения договора залога в отношении исключительного права на секретное изобретение, поскольку залог потенциально связан с отчуждением предмета залога (как известно, заложить можно лишь тот предмет, который может быть отчужден).
В принципе комментируемая норма является исключением из общего правила о допустимости залога исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (см. комментарий к ст. 1232 ГК РФ).