1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.
2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.
3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1392 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемая статья предусматривает предоставление временной правовой охраны изобретению, на которое в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент подана заявка. Ранее такая регламентация предусматривалась положениями ст. 22 "Временная правовая охрана" Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ).
В пункте 1 комментируемой статьи определен период предоставления временной правовой охраны изобретению: со дня публикации сведений о заявке (этот момент определяется в соответствии с положениями п. 1 ст. 1385, к которым и сделана отсылка) до даты публикации сведений о выдаче патента (этот момент определяется в соответствии с положениями ст. 1394, к которым также сделана отсылка). Данный пункт также устанавливает временную правовую охрану в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение.
Положения п. 2 комментируемой статьи определяют случаи, в которых временная правовая охрана считается ненаступившей: во-первых, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной, и, во-вторых, если по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная ГК РФ.
Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает выплату патентообладателю денежного вознаграждения лицом, использующим заявленное изобретение в период предоставления ему временной правовой охраны. Вознаграждение подлежит выплате патентообладателю после получения им патента на заявленное изобретение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений, в данных положениях говорилось о выплате компенсации, а не вознаграждения. Тем самым учтены ранее данные в п. 56 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 разъяснения, в которых предусматриваемая в прежней редакции п. 3 комментируемой статьи компенсация была охарактеризована как вид вознаграждения.
В первоначальной редакции рассматриваемых положений п. п. 1 - 3 комментируемой статьи были воспроизведены соответственно положения п. п. 1 - 3 названной выше ст. 22 Патентного закона 1992 г. Но в комментируемую статью не вошли положения п. 4 указанной ст. 22, которыми устанавливалось, что положения п. 3 этой статьи о выплате вознаграждения распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов - ранее даты публикации сведений о выдаче патента.
Другой комментарий к статье 1392 ГК РФ
1. Комментируемая статья посвящена сравнительно новому для российского законодательства институту - временной правовой охране изобретения. Ранее действовавшее патентное законодательство (ст. 22 Патентного закона РФ) распространяло действие временной правовой охраны и на другие результаты интеллектуальной деятельности - полезные модели и промышленные образцы.
Институт временной правовой охраны изобретения развит преимущественно в патентных законодательствах государств с отсроченной системой экспертизы заявок на изобретения, поскольку является составной частью указанной системы экспертизы.
2. В пункте 1 данной статьи раскрыто содержание временной правовой охраны: заявленному изобретению со дня публикации сведений о заявке (см. комментарий к п. 1 ст. 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (см. комментарий к ст. 1394 ГК РФ) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения.
Однако указанный объем имеет свои пределы - не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение.
Иными словами, объем правовой охраны изобретения может быть, как правило, ограничен, так как в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу зачастую возникает корректировка первоначальной формулы изобретения в сторону уменьшения объема правовой охраны.
3. В пункте 2 комментируемой статьи указано основание ненаступления временной правовой охраны:
- заявка на изобретение отозвана заявителем;
- заявка на изобретение признана отозванной федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- по заявке на изобретение принято решение указанным федеральным органом об отказе в выдаче патента, и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная ГК РФ, исчерпана.
Следует отметить, что в ст. 22 Патентного закона РФ в редакции 1992 г. последнее основание ненаступления временной правовой охраны было сформировано более корректно, поскольку в первоначальной редакции этой статьи говорилось о решении об отказе в выдаче патента, "возможности обжалования которого исчерпаны". Вполне очевидно, что в этом случае речь должна идти именно о возможностях (их, как минимум, две - в палате по патентным спорам и в суде), а не об одной возможности подачи возражения против такого решения.
4. В пункте 3 комментируемой статьи определены условия реализации временной правовой охраны изобретения: после получения заявителем патента в форме выплаты ему (уже патентообладателю) денежной компенсации, размер которой определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
Прямое указание на рассмотрение споров в судебном порядке - нововведение в статью о временной правовой охране, поскольку ранее такая возможность вытекала из ст. 31 Патентного закона РФ о рассмотрении споров в судебном порядке.
Строго говоря, термин "охрана" здесь не совсем удачен, поскольку публикация сведений о заявке не предоставляет заявителю права запрещать третьим лицам использовать его заявленное изобретение, а после получения патента патентообладатель может рассчитывать только на получение денежной компенсации, а не на возмещение причиненных ему убытков.
Третьи лица, скорее всего конкуренты, имеют право использовать чужое заявленное изобретение, и если процедура выдачи патента растягивается на много лет, то выплаты денежной компенсации, которая всегда меньше реальных убытков, - слабое утешение для патентообладателя. Но такова плата за особенности отсроченной системы экспертизы заявок на изобретение с обязательной публикацией заявок в целях информирования разработчиков и деловых кругов о появлении потенциальных изобретений.
5. Как следует из вышеизложенного, непременным атрибутом временной правовой охраны изобретений в России является публикация патентных заявок.
Между тем такое положение существовало не всегда. Пункт 4 ст. 22 Патентного закона РФ предусматривал возможность возникновения временной правовой охраны изобретения в результате направления заявителем уведомления пользователю о поданной им заявке на выдачу патента, если дата уведомления наступала ранее даты публикации сведений о заявке на изобретение.
Кроме того, временная правовая охрана распространялась также на полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем пользователей о поданных им заявках ранее публикации сведений о выдаче патента.
Следовательно, российский законодатель решил увязать предоставление временной правовой охраны только с публикацией заявок, которая возможна только в отношении изобретений.
Указанный шаг законодателя представляется не вполне логичным, поскольку явно ограничивает права заявителей, особенно тех, которые подают заявки на полезные модели и промышленные образцы.