1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям. При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает:информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 настоящего Кодекса;проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.Информационный поиск в отношении объектов, указанных в подпункте 4 пункта 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
2. Если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в статье 1231.1 или пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный образец. В решении указываются дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца.Если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный объект не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
3. При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2-5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1391 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье регламентировано проведение федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом экспертизы заявки на промышленный образец. Ранее подобная регламентация устанавливалась положениями ст. 24 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) с таким же названием. Эти положения были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи, но данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. Вместе с тем не все положения комментируемой статьи претерпели изменения.
Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает проведение Роспатентом формальной экспертизы заявки, а также определяет содержание такой экспертизы - в процессе ее проведения проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1377 комментируемой главы, т.е. документов, которые должна содержать заявка на промышленный образец, и их соответствие установленным требованиям.
Как указано в п. 21.2 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.), при проведении формальной экспертизы заявки проверяются:
наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. п. 9.2 - 9.3 данного Регламента), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 9.7 - 9.12 данного Регламента), выявляемое без анализа существа заявленного промышленного образца;
соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного ст. 1247 комментируемой главы, наличие в случае необходимости доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
соблюдение требования единства промышленного образца (п. 9.6 данного Регламента). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа промышленного образца;
соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (п. п. 11.3, 11.5, 11.6 данного Регламента);
правильность классифицирования промышленного образца в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).
В прежней (первоначальной) редакции ч. 2 п. 1 комментируемой статьи устанавливалось, что при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ст. 1352 комментируемой главы.
Эти положения воспроизведены в данной части в новой редакции, но со значительной регламентацией. Так, предусмотрено, что экспертиза заявки на промышленный образец по существу включает:
информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;
проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным ст. 1231.1 (т.е. объект не относится к объектам, включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки), п. 4 ст. 1349 комментируемой главы (т.е. объект не относится к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав), и условиям патентоспособности, предусмотренным ч. 1 п. 1, п. 5 ст. 1352 данной главы (т.е. объект является решением внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства и не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца);
проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным ч. 2 п. 1 ст. 1352 комментируемой главы. Речь идет о норме, согласно которой промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.
В условиях действия прежней редакции комментируемой статьи в п. 22.1 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) указывалось, что содержанием экспертизы заявки по существу является:
установление приоритета промышленного образца;
проверка представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца в соответствии с п. 22.4 данного Регламента;
проверка дополнительных материалов в соответствии с п. 22.7 данного Регламента, если такие материалы представлены заявителем;
проверка соответствия заявленного промышленного образца, представленного на изображениях изделия, ГК РФ условиям патентоспособности, в том числе на основании результатов информационного поиска с принятием решения о выдаче патента, об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.
Часть 3 п. 1 комментируемой статьи исключает необходимость проведения информационного поиска в отношении объектов, указанных в подп. 4 п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, а также предусматривает, что Роспатент уведомляет об этом заявителя. В данных положениях, являющихся нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ, говорится о таких объектах, которые не могут быть объектами патентных прав как результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. комментарий к указанной статье).
Положения п. 2 комментируемой статьи, являющиеся нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ, по аналогии с положениями п. 1 ст. 1387 и п. 2 ст. 1390 комментируемой главы регламентируют принятие Роспатентом решения о выдаче патента на промышленный образец или об отказе в его выдаче:
решение о выдаче патента на промышленный образец согласно ч. 1 данного пункта принимается в случае, если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в ст. 1231.1 или п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1352 данной главы. При этом установлено, что в таком решении подлежат указанию дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца;
решение об отказе в выдаче патента в соответствии с ч. 2 данного пункта принимается в случае, если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный объект не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в ч. 1 данного пункта.
В условиях действия прежней редакции комментируемой статьи в п. 22.8 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) указывалось, что при установлении соответствия заявленного промышленного образца (а если заявлена группа, - каждого промышленного образца группы) всем условиям патентоспособности, проверка на соответствие которым предусмотрена п. 22.5 данного Регламента, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец с объемом правовой охраны промышленного образца, определяемым совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, предложенном заявителем; решение о выдаче патента принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, но в ответе заявителя на уведомление его об этом, направленном ему в запросе экспертизы, представленном в установленный срок, содержатся доводы, опровергающие ранее полученный вывод экспертизы; в том случае, когда предложенный заявителем перечень существенных признаков промышленного образца содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения о выдаче патента в перечень вносятся соответствующие исправления.
Согласно п. 22.9 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) при установлении несоответствия заявленного промышленного образца хотя бы одному из условий патентоспособности промышленного образца, проверка соответствия которым предусмотрена ст. 1352 комментируемой главы и п. 22.5 данного Регламента, принимается решение об отказе в выдаче патента; если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в подп. 4 п. 22.6 данного Регламента; решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, и в ответе заявителя на уведомление его об этом, направленном ему в запросе экспертизы, представленном в установленный срок, содержатся доводы, не опровергающие ранее полученный вывод экспертизы; в этом случае в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя; решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, если установлено, что один из заявленных промышленных образцов, охарактеризованных в перечне, не патентоспособен и заявитель отказывается скорректировать или исключить пункт перечня, содержащий характеристику этого промышленного образца; при этом в решении подтверждается патентоспособность другого промышленного образца, в отношении которого получен такой вывод.
Пункт 3 комментируемой статьи распространяет на процедуры проведения формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы заявки по существу действие положений п. п. 2 - 5 ст. 1384, п. 6 ст. 1386, п. п. 2 и 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 комментируемой главы. Тем самым воспроизведены положения п. 2 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции. Лишь введена отсылка к п. 2 ст. 1387 данной главы, а также изменена одна отсылка - ранее говорилось о п. 5, а не п. 6 ст. 1386 данной главы (это учитывает изложение указанной статьи тем же Законом полностью в новой редакции).
В пункте 3 комментируемой статьи говорится о необходимости применения при проведении экспертизы заявки на промышленный образец правил проведения формальной экспертизы заявки на изобретение (ст. 1384), возможности осуществления Роспатентом запроса дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386), возможности признания Роспатентом в установленных случаях заявки отозванной (п. 2 ст. 1387), возможности оспаривания решения Роспатента о выдаче патента, об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной (п. 3 ст. 1387), предоставлении заявителю права знакомиться с патентными материалами (ст. 1388), возможности восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки (ст. 1389).
Другой комментарий к статье 1391 ГК РФ
1. В комментируемой статье установлены общие правила проведения экспертизы заявки на промышленный образец, которые во многом сходны с соответствующими правилами ранее действовавшего патентного законодательства (ст. 24 Патентного закона РФ).
В России принята так называемая проверочная система экспертизы заявки на промышленный образец, состоящая из двух этапов - формальной экспертизы и экспертизы по существу.
По этому параметру экспертиза заявки на промышленный образец сходна с отсроченной экспертизой заявки на изобретение, однако по другим параметрам (отсутствие публикации заявки, ходатайства о проведении экспертизы по существу, ходатайства о проведении информационного поиска) она существенно от нее отличается.
2. В пункте 1 данной статьи определены этапы проведения экспертизы заявки на промышленный образец - формальная экспертиза и экспертиза по существу с краткой характеристикой содержания.
При положительном результате формальной экспертизы автоматически, без подачи какого-либо ходатайства, проводится экспертиза по существу.
3. В абзаце первом п. 1 комментируемой статьи раскрыто основное содержание формальной экспертизы заявки на промышленный образец: проверка наличия документов, предусмотренных п. 2 ст. 1377 ГК РФ (заявление о выдаче патента; комплект изображений изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта, если они необходимы; описание промышленного образца; перечень существенных признаков промышленного образца) и их соответствие установленным требованиям.
Проверяется также соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному подп. "а" п. 1 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (САПП. 1993. N 34. Ст. 3182).
4. В абзаце втором п. 1 комментируемой статьи раскрыто основное содержание экспертизы промышленного образца по существу, которая проводится при условии завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом.
Экспертиза заявки на промышленный образец по существу заключается в проверке соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ст. 1352 ГК РФ (художественно-конструкторское решение изделия, являющееся новым и оригинальным).
5. Пункт 2 комментируемой статьи распространяет действие отдельных положений, регламентирующих проведение экспертизы заявки на изобретение, на отношения по проведению экспертизы заявки на промышленный образец, как формальной экспертизы, так и экспертизы по существу.
6. В дополнение к тем элементам формальной экспертизы заявки, рассмотренным в п. 3 комментария к данной статье, при проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец, на основании п. 2 комментируемой статьи, в котором сделана ссылка на п. 2 - 5 ст. 1384 ГК РФ, проверяется:
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;
- соблюдение требования единства промышленного образца (без анализа существа заявленного промышленного образца).
Кроме того, согласно проекту Регламента по промышленным образцам <1> в практике экспертизы также проверяются:
--------------------------------
<1> Следует отметить, что подобное расширение полномочий федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в сфере экспертизы промышленного образца не основано на законе, поскольку комментируемая статья не содержит указание на установление иных условий проведения такой экспертизы в подзаконном акте.
- соблюдение порядка подачи заявки, в том числе наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- правильность классифицирования промышленного образца по Международной классификации промышленных образцов (МКПО), осуществленного заявителем (или осуществляется такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).
7. Если в процессе формальной экспертизы заявки на промышленный образец, прошедшей регистрацию (простановка даты поступления, присвоение десятизначного регистрационного номера) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю в двухмесячный срок с даты поступления документов заявки направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение 2 месяцев с даты его получения.
Основанием для запроса являются, в частности: отсутствие в заявке по крайней мере одного из предписанных документов и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного; отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, в установленном размере или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки от ее уплаты; отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке; отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, если они необходимы; выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц; отсутствие в описании промышленного образца предписанных структурных разделов; нарушение требований, согласно которым пункт перечня существенных признаков промышленного образца должен относиться только к одному промышленному образцу или должен быть изложен в виде одного предложения; отсутствие в перечне существенных признаков промышленного образца указания изделия, для которого испрашивается патентная охрана.
Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, то его заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на 10 месяцев.
После завершения формальной экспертизы, если заявка на промышленный образец отвечает всем установленным требованиям, указанный федеральный орган незамедлительно уведомляет заявителя о положительном результате экспертизы.
8. В дополнение к тем элементам экспертизы по существу, рассмотренным в п. 4 комментария к данной статье, при проведении экспертизы промышленного образца по существу, на основании п. 2 комментируемой статьи, в котором сделана ссылка на п. 5 ст. 1386 ГК РФ, проверяются дополнительные материалы, запрошенные у заявителя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе перечень существенных признаков промышленного образца, измененный заявителем по запросу органа экспертизы.
В указанном случае дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке. В случае непредставления заявителем в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка признается отозванной.
Кроме того, согласно проекту Регламента по промышленным образцам <1> в практике экспертизы заявки по существу также проводят:
--------------------------------
<1> См. примечание к п. 6 комментария к данной статье.
- установление приоритета промышленного образца;
- проверку представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца.
9. С учетом ссылки на п. 3 ст. 1387 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье), сделанной в п. 2 комментируемой статьи, заявитель имеет право оспорить следующие решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности:
- об отказе в выдаче патента на промышленный образец;
- о выдаче патента на промышленный образец;
- о признании заявки на промышленный образец отозванной.
Для этих целей заявителем подается возражение в палату по патентным спорам в течение 6 месяцев со дня получения им соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке.
10. С учетом ссылки на ст. 1388 ГК РФ (см. комментарий к ней), содержащейся в п. 2 комментируемой статьи, заявитель имеет право знакомиться со всеми относящимися к патентованию промышленного образца материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
11. С учетом ссылки на ст. 1389 ГК РФ (см. комментарий к этой статье), сделанной в п. 2 комментируемой статьи, заявитель имеет право на восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на промышленный образец.
Вполне очевидно, исходя из существа регулируемых отношений, что к экспертизе заявки на промышленный образец не относится норма о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.