1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.
2. О положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.
3. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.
4. Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.
5. Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу, применяются правила абзаца третьего пункта 6 статьи 1386 настоящего Кодекса. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1384 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемая статья посвящена формальной экспертизе заявки на изобретение - первому этапу экспертизы заявки на изобретение, производимой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом. Формальная экспертиза предшествует проведению информационного поиска и проверке патентоспособности, т.е. экспертизе по существу. На данном этапе подготавливаются запросы, уведомления и заключения, с учетом которых Роспатентом осуществляются юридически значимые действия, в том числе принимаются решения. Ранее проведение формальной экспертизы заявки на изобретение регламентировалось положениями п. п. 1 - 5 ст. 21 (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ). Эти положения были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи, но данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. Вместе с тем не все положения комментируемой статьи претерпели изменения.
В пункте 1 комментируемой статьи определено содержание формальной экспертизы: в процессе ее проведения проверяется наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1375 комментируемой главы, т.е. документов, которые должна содержать заявка на изобретение, и их соответствие установленным требованиям.
Как указано в п. 23.2 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.), при проведении формальной экспертизы заявки проверяется:
наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. п. 10.2, 10.3 данного Регламента), и соблюдение установленных требований к документам заявки (п. п. 10.2 - 10.11 данного Регламента), выявляемое без анализа существа изобретения;
соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного ст. 1247 комментируемой части, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
соблюдение требования единства изобретения (п. 10.5 данного Регламента). При проверке выявляются случаи явного нарушения требования единства изобретения без анализа существа заявленного изобретения;
соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (п. 15 данного Регламента);
правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем).
В соответствии с п. 2 комментируемой статьи о положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение и о дате подачи заявки на изобретение Роспатент уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений эти положения содержались в п. 3 данной статьи.
В пункте 23.7 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.) предусмотрено, что в случае, если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные настоящим Регламентом, заявитель в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки. Дата подачи заявки на изобретение определяется по правилам п. 3 ст. 1375 комментируемой главы: такой датой считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.
Пункт 3 комментируемой статьи, воспроизводящий положения п. 4 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривает возможность направления Роспатентом в случае, когда заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, заявителю запроса с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. При этом предусмотрено, что Роспатентом указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 месяцев. Восстановление пропущенного срока, установленного в п. 3 комментируемой статьи, регламентировано положениями ст. 1389 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье). Согласно п. 23.3 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.) запрос направляется Роспатентом с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы; заявителю дополнительно сообщается о том, что в соответствии с п. 27 данного Регламента информация, представленная в дополнительных материалах, может быть представлена на ознакомление третьим лицам.
В случае если заявитель в установленный срок не представит в Роспатент запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении установленного срока, то заявка в силу прямого указания в п. 3 комментируемой статьи признается отозванной. Как указано в п. 23.3 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.), заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока; если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с п. 23.6 данного Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.
В пункте 4 комментируемой статьи, воспроизводящем положения п. 5 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусмотрены последствия установления того, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (требование единства изобретения установлено в п. 1 ст. 1375, к которому и сделана отсылка):
Роспатент предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений говорилось о сроке в течение двух месяцев со дня получения заявителем соответствующего уведомления;
другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, когда заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, подлежит рассмотрению изобретение, указанное в формуле изобретения первым.
Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает последствия установления Роспатентом того, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу - в этом случае подлежат применению правила ч. 3 п. 6 ст. 1386 комментируемой главы, т.е. те же правила, которые применяются в этом случае при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу: дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются; такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки; Роспатент уведомляет об этом заявителя.
Такие положения содержались в прежней (первоначальной) редакции ч. 2 п. 2 комментируемой статьи. Часть 1 данного пункта в этой редакции устанавливала, что в случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии с п. 1 ст. 1378 комментируемой главы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.
Другой комментарий к статье 1384 ГК РФ
1. Раздел 3 параграфа 5 гл. 72 ГК РФ посвящен вопросам экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также временной правовой охраны изобретения.
Рассматриваемый раздел содержит заголовок "Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца", что представляется очевидной технической ошибкой законодателя, поскольку в соответствующей статье ГК РФ (см. комментарий к ст. 1392 ГК РФ) речь идет только о временной правовой охране изобретения.
2. Комментируемая статья устанавливает правила, регламентирующие проведение формальной экспертизы заявки на изобретение.
В ранее действовавшем патентном законодательстве указанные правила являлись составной частью чрезвычайно обширной ст. 21 Патентного закона РФ.
В настоящее время положения, содержащиеся в ст. 21 Патентного закона РФ, сосредоточены в шести статьях, что представляется оптимальным для восприятия их содержания.
Вместе с тем такое разграничение нормативного материала предполагает для определенных случаев дублирование соответствующих положений, о чем будет сказано ниже.
3. В пункте 1 комментируемой статьи сформулировано общее правило, согласно которому по всем поступающим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявкам на изобретение проводится формальная экспертиза.
Содержание указанной экспертизы - проверка наличия документов, предусмотренных в составе заявки на выдачу патента на изобретение (см. комментарий к п. 2 ст. 1375 ГК РФ), и их соответствие установленным требованиям.
Это классические условия формальной экспертизы, которая не предусматривает проверку существа заявленного изобретения. Проведение формальной экспертизы не лимитировано какими-либо временными рамками.
Кроме того, в практике экспертизы, согласно проекту Регламента по изобретениям, проверяются:
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- соблюдение требования единства изобретения;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;
- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации (МПК). Если это не сделано заявителем, то производится такое классифицирование.
4. В практике экспертизы поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке.
При этом заявке присваивается десятизначный регистрационный номер указанного федерального органа (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных - порядковый номер заявки в серии данного года).
О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение одного месяца с даты поступления документов заявки. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. После регистрации заявки проводится собственно ее формальная экспертиза.
5. Как известно, заявитель правомочен до принятия решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента вносить в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов (см. комментарий к п. 1 ст. 1378 ГК РФ).
В указанном случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения (п. 2 комментируемой статьи).
Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату подачи заявки в заявке, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.
Если в результате проверки обнаружится, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленного решения, то они при рассмотрении заявки на изобретение в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, во внимание не принимаются. Однако эти материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. При этом указанный федеральный орган уведомляет об этом заявителя.
6. В пункте 3 комментируемой статьи предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после завершения формальной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение.
Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в указанный федеральный орган заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов (см. комментарий к п. 3 ст. 1375 ГК РФ).
Вместе с тем положения проекта Регламента по изобретениям (п. 21.6) предусматривают упрощенный порядок установления даты подачи заявки, заимствованный из Договора о патентном праве (PLT) от 1 июня 2000 г. и Инструкции к этому Договору. Это относится, прежде всего, к заявлению о выдаче патента и к описанию изобретения для целей установления даты подачи заявки.
Не вызывает сомнения, что упрощенный порядок установления даты подачи заявки является существенной льготой для заявителей, что можно только приветствовать. Однако вполне очевидно, что указанный порядок должен быть установлен на уровне ГК РФ, а не подзаконного акта, или в ГК РФ должна быть сделана соответствующая ссылка на указанный подзаконный акт. Как известно, установление даты подачи осуществляется при проведении экспертизы заявки на изобретение, т.е. в рамках административных правоотношений, где действует следующий правовой принцип: разрешено только то, что непосредственно указано в законе.
7. В пункте 4 комментируемой статьи речь идет о случаях, когда заявка на изобретение подана с нарушением установленных требований к документам заявки. В этих случаях федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы.
Гражданский кодекс не содержит ограничений по количеству запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке на изобретение.
В проекте Регламента по изобретениям установлен закрытый перечень оснований для направления указанного запроса, состоящий из 20 позиций. К таким основаниям, в частности, относятся: отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из предписанных документов или представление документов в количестве экземпляров меньше установленного; отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основание для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты; отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если она представлена на другом языке; отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным; отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, когда они необходимы; отсутствие в описании изобретения предписанных структурных разделов; отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана.
Если заявитель в установленный срок (т.е. в течение двух месяцев) не представит запрашиваемые документы (т.е. исправленные или недостающие документы) или не подаст ходатайство о продлении этого срока, то заявка признается отозванной. При этом этот срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на 10 месяцев.
8. В пункте 5 комментируемой статьи предусмотрен случай, когда заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (см. комментарий к п. 1 ст. 1375 ГК РФ).
В этом случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение 2 месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться. При этом другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае отсутствия реакции заявителя на указанное уведомление рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.
Указанные выше положения п. 5 о проверке соблюдения требования единства изобретения в рамках ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ были общими как для формальной экспертизы, так и для экспертизы по существу, т.е. они могли применяться при проведении обоих видов экспертизы заявки на изобретение.
В настоящее время эти положения формально не относятся к экспертизе по существу. Однако следует полагать, исходя из общего характера указанных положений, что они могут применяться как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы такой заявки по существу.
9. Сказанное выше в полной мере относится к положениям, предусмотренным п. 2 комментируемой статьи, о проверке соблюдения требования неизменности сущности заявленного изобретения в результате представления заявителем дополнительных материалов.