1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1234 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье закреплены общие унифицированные нормы о договоре об отчуждении исключительного права, который наряду с лицензионным договором указан в ч. 1 п. 1 ст. 1233 комментируемой главы в качестве одного из двух основных способов распоряжения правообладателем принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Пункт 1 комментируемой статьи определяет понятие договора об отчуждении исключительного права: по такому договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Как разъяснено в п. 13.1 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, в силу п. 1 комментируемой статьи по договору об отчуждении исключительного права передается исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме; договор, предусматривающий отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 части первой ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор; при отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что указанная ст. 168 изложена Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ полностью в новой редакции, в п. 1 которой установлено, что, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Положения п. 2 комментируемой статьи устанавливают требования к форме договора об отчуждении исключительного права:
в соответствии с ч. 1 данного пункта договор подлежит заключению в письменной форме. Как установлено в п. 1 ст. 160 части первой ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Там же предусмотрено, что двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными п. п. 2 и 3 ст. 434 данного Кодекса. Речь идет о том, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору;
часть 1 данного пункта также устанавливает, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Возможность установления указанного последствия несоблюдения письменной формы договора прямо предусмотрена в п. 2 ст. 162 части первой ГК РФ. Согласно же общему правилу п. 1 указанной статьи несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства;
в части 2 данного пункта указано, что переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье). Пункт 2 комментируемой статьи изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, соответствующей новой редакции указанной ст. 1232 (т.е. в редакции того же Закона). В прежней (первоначальной) редакции данного пункта устанавливалось, что договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 комментируемой главы. При этом указывалось, что недействительность договора влечет несоблюдение не только письменной формы, но и требования о государственной регистрации.
В положениях п. 3 комментируемой статьи регламентирована выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права:
часть 1 данного пункта устанавливает, что по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение. Эта норма сформулирована диспозитивно - предусмотрено, что договором могут быть установлены отступления от этого общего правила. Речь идет прежде всего о возможности установления договором отсутствия вознаграждения. Таким образом, по общему правилу договор об отчуждении исключительного права является возмездным, но может быть определен сторонами договора как безвозмездный. Рассматриваемые положения основаны на норме п. 3 ст. 423 части первой ГК РФ, согласно которой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Согласно определениям, данным в п. п. 1 и 2 указанной статьи, договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным, а безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления;
в части 2 данного пункта на случай отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения предусмотрено, что такой договор считается незаключенным. При этом исключено применение в этом случае правил определения цены, предусмотренных п. 3 ст. 424 части первой ГК РФ. Речь идет о положениях, предусматривающих, что в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Соответственно, условия о размере вознаграждения или порядке его определения являются существенными условиями возмездного договора об отчуждении исключительного права. Как определено в ч. 2 п. 1 ст. 432 части первой ГК РФ, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
часть 3 данного пункта допускает возможность определения выплаты вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Данная часть введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ. Указанные формы выплат предусматривались положениями ч. 2 п. 4 ст. 1286 комментируемой части для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения.
В пункте 3.1 комментируемой статьи установлен запрет безвозмездного отчуждения исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. При этом предусмотрено, что ГК РФ могут быть установлены изъятия из этого запрета. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ, авторами проекта которого отмечалось, что, поскольку ранее действовавшая редакция комментируемой части допускала заключение безвозмездных договоров отчуждения исключительного права и безвозмездных лицензионных договоров, на практике неоднократно возникали вопросы о допустимости заключения таких безвозмездных договоров между коммерческими организациями. Соответственно, тем же Законом в ст. 1235 комментируемой главы включен п. 5.1, не допускающий безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК РФ не установлено иное.
В соответствии с п. 4 комментируемой статьи исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. Данная норма сформулирована диспозитивно - предусмотрено, что соглашением сторон могут быть установлены отступления от этого общего правила.
На случай, когда переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (эти случаи предусмотрены положениями п. 2 ст. 1232 комментируемой главы, к которым и сделана отсылка), в п. 4 комментируемой статьи императивно установлено, что исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.
Пункт 4 комментируемой статьи изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции говорилось о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, а не перехода исключительного права по такому договору. Соответственно, учтены изменения, внесенные тем же Законом в ст. 1232 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье).
В пункте 13.3 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 разъяснялось, что условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, нежели момент государственной регистрации этого договора, с учетом положений ст. 168 части первой ГК РФ ничтожно. Однако следует учитывать, что указанная ст. 168 изложена Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ полностью в новой редакции, в п. 1 которой установлено, что, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Часть 1 п. 5 комментируемой статьи предусматривает последствия существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в случае, если исключительное право перешло к его приобретателю: прежнему правообладателю предоставляется право требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.
При этом сделана отсылка к положениям подп. 1 п. 2 ст. 450 части первой ГК РФ, согласно которым по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Как определено в ч. 2 указанного п. 2, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Как разъяснено в п. 13.4 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, п. 5 комментируемой статьи определен специальный способ защиты прав прежнего правообладателя; при рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам надлежит учитывать, что данный пункт не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (ст. 12 части первой ГК РФ).
На случай, когда исключительное право не перешло к приобретателю, часть 2 п. 5 комментируемой статьи предусматривает, что при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Данная часть изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. Прежняя (первоначальная) редакция данной части содержала такие же положения, но без указания на существенность соответствующего нарушения. Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рассматриваемую часть введены положения, определяющие, что договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Другой комментарий к статье 1234 ГК РФ
1. Комментируемая статья не применяется в случаях, если ГК РФ предусматривает, что договор об отчуждении исключительного права не может быть заключен или может заключаться лишь с определенными ограничениями.
2. В пункте 1 анализируемой статьи договор об отчуждении исключительного права характеризуется как договор, в соответствии с которым правообладатель передает или обязуется передать свое исключительное право в полном объеме другой стороне - приобретателю.
Таким образом, даются точные названия сторон этого договора - "правообладатель" и "приобретатель". Очевидно, что сторонами этого договора могут быть как граждане, так и юридические лица. После исполнения такого договора правообладатель становится бывшим правообладателем, а приобретатель - новым правообладателем или просто правообладателем.
3. Предметом договора об отчуждении исключительного права является исключительное право в полном объеме, т.е. целиком. В связи с этим договоры, заключаемые между совладельцами исключительного права (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), не относятся к таким договорам.
4. В пункте 1 предусматривается, что по договору об отчуждении исключительного права правообладатель "передает" или "обязуется передать" свое исключительное право. Аналогичная формулировка применяется в ГК РФ в определениях прав на отдельные виды охраняемых объектов: на авторские произведения (ст. 1285), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1365), товарные знаки (ст. 1488) и др. Такая же формулировка применена и в определениях лицензионных договоров (ст. 1235 и др.).
Формулировка "передает" и "обязуется передать" применяется в определениях различных видов гражданских договоров для того, чтобы различать консенсуальные договоры, считающиеся заключенными с момента согласования сторонами всех существенных условий договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), и реальные договоры, считающиеся заключенными с момента передачи имущества, которое подлежит передаче в соответствии с законом (п. 2 ст. 433 ГК РФ).
Очевидно, такой же смысл имеет и содержащееся в п. 1 правило о том, что по рассматриваемому договору правообладатель "передает" или "обязуется передать" свое право.
Но известно, что все объекты, охраняемые на основе разд. VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты.
Поэтому любые договоры о распоряжении такими охраняемыми объектами, в том числе договоры об отчуждении исключительного права - не могут быть реальными по самой своей сути. Это всегда - консенсуальные договоры, содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению.
5. Пункт 2 относится к форме договора об отчуждении исключительного права и к государственной регистрации некоторых из них.
Общее требование к форме такого договора состоит в том, что он должен заключаться в письменной форме. Никаких исключений из этой нормы не предусматривается. При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
6. Вместе с тем в п. 2, по сути, повторяется норма, содержащаяся в п. 1 и 2 ст. 1232 ГК РФ, которая касается обязательной государственной регистрации некоторых исключительных прав и сделок с ними.
Тем не менее норма, содержащаяся в п. 2, отличается от норм, зафиксированных в ст. 1232.
В пункте 7 ст. 1232 устанавливается, что ГК РФ может предусмотреть факультативную государственную регистрацию некоторых результатов интеллектуальной деятельности, причем если такая регистрация в отношении определенного результата интеллектуальной деятельности произведена, то регистрация договора об отчуждении исключительного права на такой результат становится обязательной; эта норма повторена, в частности, в п. 5 ст. 1262 ГК РФ. Однако п. 2 комментируемой статьи не упоминает об этой обязательной государственной регистрации, что следует признать ошибкой. Поэтому норму п. 2 следует толковать расширительно, применяя ее и к п. 7 ст. 1232.
7. Пункт 3 относится к вопросу о возмездности договора об отчуждении исключительного права. При этом следует обратить особое внимание на то, что никакие диспозитивные общие нормы (нормы-презумпции), содержащиеся в ст. 423 и 424 ГК РФ, к данному договору не применяются.
Существо норм, содержащихся в п. 3, может быть сведено к следующим правилам:
1) если в договоре прямо указано, что он является безвозмездным, договор считается действительным и безвозмездным;
2) если договор вообще не упоминает о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор "считается незаключенным", т.е. является ничтожной сделкой (см. также комментарий к п. 6 ст. 1232 ГК РФ);
3) если договор содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, он действует как возмездный договор.
8. Нормы, предусмотренные п. 4, конкретизируют некоторые общие нормы ГК РФ: п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 433 и п. 1 и 2 ст. 425.
По общему правилу договор об отчуждении исключительного права означает, что исключительное право переходит к правообладателю в момент заключения договора.
Однако договором может быть определен и иной момент перехода этого права к приобретателю, например в момент передачи приобретателю рукописи, чертежей и т.п. Стороны вправе указать и дату, предшествующую заключению договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ).
Тем не менее если договор подлежит государственной регистрации, то исключительное право всегда и в обязательном порядке переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора.
На практике орган, осуществляющий государственную регистрацию таких договоров, зачастую делает это несвоевременно. Следует считать, что в этом случае надлежащую (более раннюю) дату государственной регистрации может указать суд на основе обращения правообладателя и (или) приобретателя.
9. Нормы, предусмотренные п. 5, определяют два случая одностороннего расторжения договора об отчуждении исключительных прав.
Оба эти случая основываются на положениях ст. 450 ГК РФ.
10. Первый абз. п. 5 относится к следующей ситуации.
Приобретатель нарушил обязательство о выплате определенного договором вознаграждения, что привело к существенному нарушению договора (в смысле подп. 1 п. 2 ст. 450). Тогда правообладатель (он назван "прежний правообладатель", поскольку исключительное право уже перешло к приобретателю) вправе требовать в судебном порядке возвращения ему отчужденных по договору исключительных прав и возмещения убытков. Обязанность возмещения убытков указана также в п. 5 ст. 453 ГК РФ, а возврат исключительного права соответствует положениям п. 4 ст. 453.
Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 5 комментируемой статьи, может быть применена лишь в том случае, если суд установит, что нарушение договора было существенным: "Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора" - последний абзац п. 2 ст. 450 ГК РФ.
С учетом вышеизложенной нормы применение положений, предусмотренных абз. 2 п. 5, является маловероятным.
11. Абзац 2 п. 5 комментируемой статьи устанавливает норму, являющуюся одним из случаев применения п. 3 ст. 450 ГК РФ. Речь здесь идет об отказе от договора в одностороннем порядке (в п. 3 ст. 450 употребляется выражение "односторонний отказ об исполнения договора").
Пункт 3 ст. 450 ГК РФ допускает односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом.
Нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 5 комментируемой статьи, как раз и являются таким законом, т.е. специальными нормами, возможность существования которых предусмотрена в п. 3 ст. 450.
Абзац 2 п. 5 применим только в тех случаях, когда "исключительное право не перешло к приобретателю", но сам договор уже заключен. Это последнее обстоятельство (т.е. факт заключения договора) подтверждается содержащимся в ГК РФ указанием на нарушение обязанности выплатить вознаграждение в установленный договором срок: нарушить можно только возникшее обязательство, а обязательство в данном случае возникает из заключенного договора.
Следует считать, что нормы, закрепленные в абз. 2 п. 5, применяются, когда исключительное право не перешло по договору, как в том случае, когда стороны своим соглашением отсрочили его переход, так и в том случае, когда переход исключительного права не произошел в связи с неосуществлением государственной регистрации договора.
В ситуации, указанной в абз. 2 п. 5, правообладатель имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке (очевидно, что такой отказ должен быть выражен в письменной форме) и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Отметим, что для применения данной нормы не требуется, чтобы нарушение обязанности по выплате вознаграждения было "существенным".
Важно подчеркнуть, что расторжение договора в данном случае осуществляется без решения суда, хотя, конечно, суд может подтвердить факт такого расторжения.