1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.
2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.
3. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.
Комментарий к статье 1371 Гражданского Кодекса РФ
Комментируемая статья определяет правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении работ по договору, а именно изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание. Положения комментируемой статьи являются нововведениями, поскольку в Патентном законе 1992 г. соответствующая регламентация не содержалась (см. комментарий к ст. 1370).
Договор подряда регламентирован положениями гл. 37 "Подряд" части второй ГК РФ, а договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ - положениями гл. 38 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" данного Кодекса. Как определено в п. 1 ст. 702 первой из названных глав, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. По договору на выполнение научно-исследовательских работ согласно п. 1 ст. 769 второй из названных глав исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
В соответствии с п. 1 комментируемой статьи определяется лицо, которому принадлежит право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору (в данный пункт Законом 2014 г. N 35-ФЗ внесены изменения, но они носят лишь уточняющий характер, не изменяющий существа рассматриваемой нормы). Установлено, что такие права принадлежат подрядчику (исполнителю), но норма сформулирована диспозитивно: указано, что договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком могут быть предусмотрены отступления от изложенного правила. Как упомянуто в разъяснениях, данных в п. 8 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, в частности, с учетом положений ст. 772 части второй ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента. Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС России от 17 июля 2012 г. N 2296/12 по делу N А40-86304/10-116-304 <1>, разрешение вопроса о принадлежности исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении опытно-конструкторских работ, не влияет на квалификацию данного договора как договора подрядного типа.
--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 2012. N 11.
В положениях ч. 2 п. 1 и п. 2 комментируемой статьи предусмотрены права сторон соответствующего договора, при выполнении которого создано соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец, в зависимости от того, кому на основании ч. 1 п. 1 данной статьи принадлежат право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
на случай, когда указанные права принадлежат подрядчику (исполнителю), т.е. по общему правилу, закрепленному в ч. 1 п. 1 статьи, часть 2 п. 1 статьи наделяет заказчика правом использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Эта норма сформулирована диспозитивно: предусмотрено, что договором могут быть установлены отступления от этого общего правила. На случай передачи подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждения самого патента другому лицу в ч. 2 п. 1 статьи императивно установлено, что заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях;
на случай, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком указанные права переданы заказчику либо указанному им третьему лицу, п. 2 статьи предоставляет подрядчику (исполнителю) право использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. Эта норма также сформулирована диспозитивно: предусмотрено, что договором могут быть установлены отступления от этого общего правила.
Упоминаемые в ч. 2 п. 1 и п. 2 комментируемой статьи условия простой (неисключительной) лицензии согласно подп. 1 п. 1 ст. 1236 комментируемой части означают, что лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности предоставляются с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (см. комментарий к указанной статье).
Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает выплату вознаграждения не являющемуся патентообладателем автору соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца. В отношении регламентации выплаты такого вознаграждения данный пункт отсылает к п. 4 ст. 1370 комментируемой главы, т.е. к регламентации выплаты работодателем вознаграждения автору за использование служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца (см. указанную статью и комментарий к ней).
Другой комментарий к статье 1371 ГК РФ
1. Комментируемая статья является новой. Ее включение в ГК РФ является прогрессивным шагом, поскольку окончательно снимает вопросы разграничения трудовых договоров, содержащих положения о служебных изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах, и гражданско-правовых договоров о создании и использовании указанных объектов.
Прежде к гражданско-правовым договорам о создании и использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов применялись общие положения гл. 37 ГК РФ о подряде (по аналогии) и положения гл. 38 ГК РФ о договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) по прямому указанию в соответствующих статьях, что на практике зачастую вызывало споры при урегулировании прав сторон на результаты работ.
В связи с принятием части четвертой ГК РФ внесены изменения в ряд статей, в том числе ст. 772 ГК РФ, в нынешней редакции которой сделана ссылка на раздел VII ГК РФ относительно урегулирования прав исполнителя и заказчика на результат работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем сказанное не означает полного разграничения договоров на выполнение НИОКР и положений о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. Как и прежде, в п. 4 ст. 769 ГК РФ установлено, что условия договоров на выполнение НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности) <1>, а ст. 773 ГК РФ обязывает исполнителя в договорах на выполнение НИОКР учитывать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности других лиц.
--------------------------------
<1> В данном случае законодатель не учел, что он сам отменил все специальные законы в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, а также упразднил отождествление понятий "исключительные права" и "интеллектуальная собственность".
2. В пункте 1 комментируемой статьи речь идет об изобретении, полезной модели или промышленном образце, созданных при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКР, которые прямо не предусматривали их создание.
Иными словами, при определении предмета этих договоров не указаны, наряду с работой, в качестве результата работы изобретение, полезная модель или промышленный образец. Предполагается, что в таких подрядных договорах результаты работы на уровне изобретения, полезной модели или промышленного образца достигаются случайно или с определенной долей вероятности.
В связи с этим возникает вопрос, могут ли быть созданы изобретение или полезная модель не в рамках подрядных договоров, предметом которых их создание прямо не предусмотрено, а по договору заказа, как промышленный образец, согласно ст. 1372 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).
В правовой литературе на этот счет имеются различные точки зрения, некоторые даже считают создание изобретений и полезных моделей по заказу невозможными и бессмысленными.
На этот вопрос уже давно дала ответ практика заключения договоров заказа на создание изобретений (полезных моделей) в конкретных областях техники и с конкретными параметрами, в некоторых случаях с составлением заявок на соответствующие объекты.
Вполне очевидно, что договоры заказа на создание изобретений и полезных моделей имеют право на существование. По сути, заказные изобретения и полезные модели ничем не отличаются от служебных изобретений и полезных моделей, создаваемых работниками при выполнении конкретного задания работодателя.
В связи с вышеизложенным следует полагать, что в данном случае, при наличии явного пробела в законодательстве, к договорам заказа на создание изобретений или промышленных образцов возможно в порядке аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) применение правил, предусмотренных ст. 1372 ГК РФ.
3. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по такому договору, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
Указанная норма является диспозитивной, стороны договора могут прийти к другому соглашению, например о совместном обладании таким правом.
Если договором не предусмотрено иное, то заказчик правомочен использовать соответствующий объект в договорных целях на условиях безвозмездной (т.е. без дополнительного вознаграждения) неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента.
При этом заказчик сохраняет право использования соответствующего объекта на упомянутых выше условиях и в случае передачи подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждения самого патента другому лицу.
4. В пункте 2 комментируемой статьи определены правовые последствия соглашения между сторонами договора о передаче права на получение патента или исключительного права на соответствующий объект заказчику или указанному им третьему лицу.
В таком случае подрядчик (исполнитель) правомочен использовать соответствующий объект для соответствующих нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента. Поскольку в ГК РФ не дается определение понятия "собственные нужды", следует иметь в виду, что различные лица имеют различный масштаб собственных нужд. Так, например, собственные нужды КБ и НИИ заключаются в возможности использовать полученный результат в других разработках и отличаются от собственных нужд компаний, имеющих собственное производство, а тем более - от собственных нужд ТНК.
5. В пункте 3 комментируемой статьи урегулированы вопросы выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, которые созданы при выполнении работ по подрядным договорам.
Вознаграждение автору, не являющемуся патентообладателем, выплачивается по правилам, предусмотренным п. 4 ст. 1370 ГК РФ (см. комментарий к ней).
На практике указанное вознаграждение выплачивается патентообладателем, которым в зависимости от условий договора может быть как заказчик или указанное им третье лицо, так и подрядчик (исполнитель).
Размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливаются договором между патентообладателем и автором, а в случае спора - судом.
6. Как следует из вышеизложенного, в комментируемой статье определены в основном правовые последствия принадлежности права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец той или иной стороне договора подряда или договора на выполнение НИОКР.
Это не означает, исходя из принципа свободы договора, что не могут быть заключены договоры, целью которых является создание изобретения или полезной модели.
К условиям таких договоров должны применяться общие положения гл. 37 ГК РФ и положения гл. 38 ГК РФ с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности, например, что предметом таких договоров могут быть не результаты работ, поскольку они не материальны, а право на получение соответствующего патента.