1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.
2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.____________________________________________________________________ Положения статьи 1366 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ) применяются также к заявкам, поданным до дня вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ, - см. пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ. ___________________________________________________________________
Комментарий к статье 1366 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье предусмотрено и регламентировано публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение. Ранее подобное регулирование устанавливалось положениями п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. (пункт введен Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ), которые лишь с терминологическими изменениями были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи.
Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает право заявителя, являющегося единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатент. В пункте 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. говорилось об обязательстве передать исключительное право на изобретение (уступить патент).
Данная часть изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта говорилось о возможности подачи такого заявления лишь при подаче заявки на выдачу патента на изобретение. Кроме того, в новой редакции рассматриваемой части уточнено, что подать такое заявление может лишь такой заявитель, который является единственным автором изобретения. Здесь и далее следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона 2014 г. N 35-ФЗ положения комментируемой статьи в новой редакции применяются также к заявкам, поданным до дня вступления в силу данного Закона, т.е. до 1 октября 2014 г.
Часть 1 п. 1 комментируемой статьи также предусматривает, что при наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные ГК РФ, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. При этом установлено, что уплаченные до подачи такого заявления пошлины не возвращаются. Данное положение является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ, которым, как говорилось выше, часть 1 п. 1 комментируемой статьи изложена полностью в новой редакции.
В случае, если заявителем подано предусмотренное п. 1 комментируемой статьи заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, то согласно п. 1 ст. 1379 комментируемой главы заявитель не может преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец.
В части 2 п. 1 комментируемой статьи предусмотрено опубликование Роспатентом в официальном бюллетене сведений о заявлении патентообладателя с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение. Соответствующими изданиями согласно Положению об официальных изданиях Роспатента (2013 г.) являются официальный бюллетень Роспатента "Изобретения. Полезные модели" (периодическое издание, издается и размещается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" не реже трех раз в месяц) и официальный бюллетень Роспатента "Промышленные образцы" (периодическое издание, издается и размещается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" не реже одного раза в месяц).
Часть 1 п. 2 комментируемой статьи возлагает на лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в п. 1 данной статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязанность уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). Также предусмотрено, что патентные пошлины подлежат уплате в установленном порядке. Согласно п. 3.2 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию договора об отчуждении патента уплачивается пошлина, размер которой составляет 1650 + 850 руб., за каждый патент свыше одного.
Соответственно положениям ч. 1 п. 2 комментируемой статьи в ч. 2 данного пункта установлено, что государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в Роспатенте при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). Данная часть изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции говорилось о том, что для регистрации в Роспатенте договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).
Пункт 2 комментируемой статьи, воспроизводя соответствующие положения п. 3 ст. 13 Патентного закона 1992 г., предусматривает и регламентирует возможность отзыва патентообладателем своего заявления, указанного в п. 1 данной статьи, т.е. заявления с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение:
такая возможность возникает в случае, когда патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, в Роспатент не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента (в п. 3 ст. 13 Патентного закона 1992 г. говорилось об уведомлении о желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента));
для реализации рассматриваемой возможности патентообладателю предоставляется право подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В соответствии с п. 3.10 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию ходатайства об отзыве заявления уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.;
в случае отзыва патентообладателем своего заявления патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке;
на Роспатент возлагается публикация в официальном бюллетене сведений об отзыве заявления. Как говорилось выше, соответствующими изданиями являются бюллетени Роспатента "Изобретения. Полезные модели" и "Промышленные образцы".
Другой комментарий к статье 1366 ГК РФ
1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовал п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ.
Норма о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение не имеет аналогов в патентных законодательствах зарубежных государств.
Включение указанной нормы в Патентный закон РФ в 2003 г. было продиктовано попыткой создать льготный режим для отчуждения изобретений, перехода исключительных прав на изобретения от авторов к лицам, которые располагают инвестициями по их использованию.
2. В соответствии с абзацем первым п. 1 комментируемой статьи публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение оформляется в виде отдельного заявления, которое прилагается заявителем - автором изобретения к документам заявки при ее подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Содержание указанного заявления заключается в обязательстве автора изобретения заключить договор об отчуждении патента (в случае его выдачи) на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первый заявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и указанный федеральный орган.
Наличие такого заявления является основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных пошлин в отношении как заявки на выдачу патента на изобретение, так и патента, выданного по такой заявке.
Вполне очевидно, что от уплаты патентных пошлин освобожден не только заявитель, но и патентообладатель. Подтверждением этому служит также указание в п. 2 комментируемой статьи на обязанность "уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель)".
3. В комментируемом пункте установлена обязанность заявителя - автора изобретения заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.
Понятие "условия договора, соответствующие установившейся практике" является оценочным понятием, которое в случае необходимости должно устанавливаться в суде в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.
Однако стороны в договоре, исходя из принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ, могут формировать его условия по своему усмотрению. И лишь в случае возникновения спора, который, кстати, может касаться и интересов лиц, которые не смогли заключить соответствующий договор с автором изобретения, в суде будут оцениваться условия, соответствующие установившейся практике.
4. В комментируемом пункте выдвинуто требование об уведомлении патентообладателя и федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о желании заключить договор об отчуждении патента на изобретение.
Вполне очевидно, что законодатель также допустил неточность, упустив фигуру заявителя в качестве адресата для уведомления. Исходя из содержания абзаца второго п. 1 комментируемой статьи, согласно которому сведения об указанном заявлении публикуются в официальном бюллетене уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заявление об отчуждении патента публикуется дважды: при публикации сведений о самом заявлении и при публикации сведений о выдаче патента. Следовательно, всегда имеется возможность направления указанного уведомления как заявителю, так и патентообладателю.
Целесообразность направления указанного уведомления федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности обусловлена тем обстоятельством, что указанный федеральный орган обязан проверять очередность поступления уведомлений заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений об отчуждении патента, с тем чтобы определить, кто первый изъявил желание стать участником договора об отчуждении патента.
5. В связи с тем, что в п. 1 комментируемой статьи закреплена обязанность заявителя (патентообладателя) заключить договор об отчуждении патента, можно предположить, что отношения сторон указанного договора могут быть дополнительно урегулированы положениями ст. 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.
В частности, заинтересованное в заключении договора об отчуждении патента лицо вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заявителя (патентообладателя) заключить указанный договор, если последний уклоняется от его заключения, и о возмещении причиненных ему убытков.
6. В пункте 2 комментируемой статьи определены правовые последствия для лица, заключившего с патентообладателем договор об отчуждении патента.
Приобретатель патента обязан уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем он обязан уплачивать патентные пошлины в установленном порядке.
Как установлено в ГК РФ (см. комментарий к ст. 1365), договор об отчуждении патента считается заключенным с момента его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом для целей регистрации по смыслу комментируемой статьи должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).
7. В пункте 3 комментируемой статьи установлены последствия непоступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности письменного уведомления о желании заинтересованных лиц (граждан РФ, российских юридических лиц) заключить договор об отчуждении патента.
Непоступление указанного уведомления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление об отчуждении патента, открывает для патентообладателя возможность подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления.
В этом случае на патентообладателя возлагается обязанность по уплате неуплаченных ранее патентных пошлин и по дальнейшей уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Сведения об отзыве указанного заявления подлежат публикации в официальном бюллетене указанного федерального органа.
8. Лаконичность комментируемого пункта оставляет без ответа некоторые вопросы, что свидетельствует о пробелах в правовом регулировании, допущенных законодателем.
Так, не вполне ясно, может ли заявитель отозвать свое заявление до истечения двухлетнего срока со дня публикации сведений о выдаче патента? Следует полагать, что заявление патентообладателя не подлежит отзыву до истечения указанного двухлетнего срока, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения патентообладателя заключить договор об отчуждении патента.
Гражданский кодекс не предусматривает ситуации, когда в установленный двухлетний срок не поступило ходатайство о желании заключить договор об отчуждении патента, а заявитель не подает ходатайство об отзыве своего заявления, ведь закон не обязывает его делать это.
В такой ситуации патент продолжает находиться в режиме публичного предложения заключить договор об отчуждении, а патентообладатель и впредь не несет никаких финансовых обязательств по уплате патентных пошлин за поддержание своего патента в силе, что в принципе противоречит основам патентного права.